LA PROHIBICIÓN MARCARIA CONCERNIENTE AL COLOR:  EL CASO “LIGHT GREEN”

A la hora de la registrabilidad del color como marca, se perfilaban en el Derecho Europeo tres diferentes sistemas, a saber: un primer sistema que fue mantenido en España hasta la reforma de 2001 en el que no era posible proteger el color por sí solo, salvo que ubicara dentro de una determinada forma; uno segundo que admitía sin límites al registro de colores; y por último un tercer sistema que no formulaba expresamente ni una norma prohibitiva, ni tampoco permisiva.

Lo cierto y verdad es que la peculiaridad de los colores es tal, que finalmente debe ser la pura lógica la que finalmente dictamine la protección de un color como marca, puesto que ello no supone en el fondo sino que la competencia no haga uso de ese mismo color.

Actualmente sólo son destacables en el orden internacional dos supuestos de relevancia: el color naranja de la marca “ORANGE”  en el sector de las telecomunicaciones, y el violeta del “MILKA”, para los productos de chocolate.

No olvidamos que el color en sí normalmente carece de propiedades. Los consumidores no están acostumbrados a inferir el origen de los productos por un color, sin la presencia de un elemento gráfico textual, porque normalmente en la práctica no se utiliza un color en sí como medio de identificación.

Curioso y paradigmático fue el caso “LIGHT GREEN”, dictaminado en su momento por la Sala Tercera de Recursos de la OAMI. Una campaña norteamericana solicitó como marca comunitaria un tono concreto de color verde claro en sí, para distinguir chicles. El examinador denegó el registro, por falta de distintividad.  Posteriormente se desestimó el Recurso. Sin embargo el Tribunal formuló una interesante doctrina.

Efectivamente, se consideró que el color reivindicado no debía ser objeto de registro y sí quedar libre de disposición para el empresario en general, ya que de lo contrario, ello supondría conferir un derecho de monopolio sobre la  utilización de un tono concreto, pero es que llegó a más cuando estableció que la prohibición de obtener un derecho de exclusiva sobre un color, también debía aplicarse a productos similares a los chicles, como dulces y golosinas, respecto de los que podría haber confusión.

En consecuencia: el fin de la protección de las marcas no puede ser de privar al mercado de su rica diversidad de colores. A esta solución se ha llegado más que por normativa, por las leyes que dicta la pura lógica.

Cristina Jiménez Díaz

Abogado

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

 

CURIOSIDADES EN TORNO  A LA COTITULARIDAD DE BIENES INTANGIBLES

Resulta muy curioso adentrarse en el mundo de la cotitularidad cuando ésta recae sobre bienes intangibles, es decir que no pueden ser aprehendidos por nuestras manos.

Está claro que la normativa permite plenamente que una marca registrada pertenezca en común a varias personas, pero la normativa marcaria guarda un silencio absoluto acerca del régimen jurídico a que debe someterse la marca de la que son titulares varias personas. Ese silencio, inevitablemente nos aboca a acudir a las reglas del Código Civil sobre la comunidad de bienes.

Sin embargo, esta comunidad sobre un bien no tangible puede plantear en la praxis delicados problemas, y sobre algunos de ellos vamos a incidir.

Piénsese por ejemplo en el caso de que una marca cotitularizada,que en consecuencia puede ser  individualmente utilizada por sus propietarios, cada uno de los cuales podría ofrecer sobre la misma marca común, productos  o servicios de muy diferente calidad, lo cual podría poner en peligro el indicativo de calidad de calidad desorientando a los consumidores. A tal fin, y por evitar este tipo de situaciones, es indispensable que los cotitulares articulen un sistema afín al de una pluralidad de licencias de marca, observando reglas uniformes en punto a la calidad de los productos y servicios.

Otro curiosísimo problema es el de la duración de la comunidad de marca, puesto que atendiendo al art. 400 del Código Civil, los copartícipes podrán pedir la extinción de la comunidad, pero no olvidemos que ésta lo es sobre un bien indivisible.  Los comunes pues habrán de coincidir en la adjudicación de la marca a uno de ellos, indemnizando a los demás; si no se logra en este punto un acuerdo, la marca se deberá enajenar  y repartir su precio.

También entran en juego las figuras jurídicas del tanteo y retracto legales en favor de los comuneros: estas figuras jurídicas ayudarán en la resolución de múltiples conflictos.

Pero, ¿qué ocurrirá en supuestos como el que una marca pertenece a los propietarios al 50% si hay derechos de terceros de por medio, como empresarios que hayan de recibir productos nominados con la marca en cuestión?, ¿se han de ver perjudicados estos por una cotitularidad que lleve al ejercicio de una marca a la absoluta  ineficacia?

Los jueces son los que habrán de ser en supuestos de esa naturaleza, pero la Justicia es tan lenta…

Rafael Jiménez Díaz
Abogado y Agente de la Propiedad Industrial

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

PROTEGER EL SOFTWARE

La potencialidad del proyecto de software que se pretende desarrollar así como los aspectos relativos a su futura comercialización son los elementos primordiales que han de tenerse meridianamente claros de cara a trazar su adecuada estrategia de protección. Sólo tras identificar los potenciales mercados y canales de distribución podrán concretarse las necesidades específicas de protección, priorizar y reducir los costes.

En la protección del software, España como la mayoría de los países de su entorno, se ha decantado por conceder al software la protección del derecho de autor en detrimento de su protección como propiedad industrial. En concreto, esta exclusión de patentabilidad se establece el art. 4.4 c) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, impide el acceso de los programas de ordenador, esa es la expresión que empleó el legislador, a su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas salvo en el supuesto de su asociación a un hardware concreto. Esta exclusión, ha suscitado innumerables debates sobre sus ventajas e inconvenientes, siendo un socorrido indicador confrontar los datos empresariales de estos sectores con los de países punteros en el desarrollo del software y el videojuego, puestos como ejemplos visibles del aparente acierto de su regulación como propiedad industrial, como sucede con la normativa estadounidense.

Con las excepciones destacables de EE.UU. y Japón, la protección del software a nivel internacional se ha hecho descansar exclusivamente sobre la normativa en derechos de autor, así queda reflejado en el art. 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA), de 20 de diciembre de 1996, que señala:

“Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión”.

En este sentido, conviene poner de manifiesto las diferencias existentes entre los derechos de propiedad industrial e intelectual que, en lo que interesa en esta materia, se ciñen al momento en que se generan los derechos y al diferente carácter del registro en el que se inscriben.

Así, el origen, nacimiento o alumbramiento de los derechos de propiedad intelectual se sitúa al instante de la realización de la obra o creación intelectual. Esto quiere decir que no requieren de ningún trámite ante organismo alguno para que su titular pueda explotar o hacer valer sus derechos.

De esta forma, el registro de las creaciones no constituye derechos, aunque sirve como prueba útil de la titularidad, aportando una fecha que atestigua que, al menos en ese momento, la que la creación obraba en poder del solicitante. En cuanto a sus costes, los costes del registro de los programas en el Registro de la Propiedad Intelectual o en otro tipo de registros privados son muy económicos.

Por el contrario, para que nazcan los derechos de propiedad industrial es necesario que se proceda a su registro, es decir, los derechos que se vinculan a la concesión del título solicitado.

Contemplar el registro como patente del software suele ser una buena opción si se pretende ceder o licenciar a empresas que operan en los territorios donde el software puede ser objeto de patente, dado que con toda probabilidad será un elemento más presente sobre la mesa de negociaciones.

En este sentido, la importancia de realizar un buen informe preliminar, identificando posibles programas que puedan haber anticipado las características del software a registrar y el grado de conflicto con dichos programas anteriores resulta esencial, pues el coste de registrar una patente es elevado, máxime si se trata de solicitudes de patentes en el extranjero.

Por último, no hay que descuidar el registro del nombre de la aplicación o programa que se va a comercializar como marca nacional, comunitaria o internacional, solicitándolo para las clases y territorios pertinentes.

En definitiva, a la hora de trazar la mejor estrategia para proteger el software conviene atender a todos los aspectos indicados, pero ante todo, contar con un asesoramiento profesional capaz de identificar las carencias y colaborar a la hora de trazar y ordenar las acciones a desarrollar para la salvaguarda de estos derechos.

Parafraseando a nuestras abuelas, menos cuesta prevenir que curar. 

                                                

Agustín Llavata Silva

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS