UN SLOGAN, UNA MARCA
La figura de los “lemas” o marcas “slogan” como signo distintivo y,
derivando de esa distintividad, su susceptibilidad de inscripción en la Oficina
Española de Patentes y Marcas, ha
sufrido una importante evolución en los últimos tiempos ya que en su práctica
tradicional, se condicionaba la protección de esta clase de marcas a que el
titular de la misma tuviera igualmente inscrita una marca base que se
reprodujera en la marca slogan y que la frase publicitaria se utilizara para
servicios recogidos en la clase 35ª, concretamente, los de publicidad. Por
ello, en tanto en cuanto ese lema no fuera acompañado de la llamada marca base
y se solicitara para servicios publicitarios, no se consideraba suficientemente
distintiva, y, por tanto, susceptible de concesión registral.
Al carecer dicha anterior interpretación de base legal, strictu
sensu, la práctica vigente en la actualidad es la de que no se exige que la
“marca slogan” contenga una “marca base”.
Tampoco se exige que esa limitación de la protección exclusivamente
para los servicios de la clase 35ª, de orden publicitario.
Debido a esta evolución, se han registrado marcas lema tan curiosas
como “EN MEDIO COMO LOS JUEVES”, o “LIBRES COMO EL VIENTO”.
Estas decisiones están respaldadas por la
Instrucción de Examen num. 4 del Departamento de Signos Distintivos de la
Oficina de 11 de noviembre de 1997, en
el siguiente sentido: “...la marca slogan no constituye una clase especial
de signo distintivo que deba satisfacer unas exigencias o condiciones
diferentes al resto de las marcas”.
Así, los principios que rigen para las marcas slogan son:
- El
registro de frases publicitarias no tiene que someterse a requisito alguno
específico diferente de los que pueden exigirse para cualquier marca.
- Las
frases publicitarias no tienen que ir acompañadas de “marca base” alguna.
- El hecho
de que las marcas slogan posean carácter publicitario no implica que las mismas
deban de solicitarse y ordenarse en la clase 35ª, sino que se pueden solicitar
en la clase correspondiente del Nomenclátor, según los productos o servicios
concretos a que se vaya a destinar dicho slogan publicitario.
- Únicamente
serán denegadas las marcas slogan si incurren en cualquier prohibición absoluta
o relativa contenida en la Ley de Marcas.
Por tanto, y según esta Instrucción, esa Oficina Española de Patentes y
Marcas admite, por lo común, el acceso registral de la marca slogan siempre y
cuando posea suficiente fuerza distintiva, sin necesidad de ir acompañada de
una marca base.
En numerosas ocasiones el
Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la validez y
plena admisibilidad de este tipo de signos que recogen frases publicitarias y
se ha decantado en el mismo sentido, sentando así una doctrina uniforme de admisibilidad
de las marcas “lema” o “slogan”. Así, de las más ilustrativas es la Sentencia
del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 25
de febrero de 2004:
“También se daría, en su opinión, la
coincidencia de productos, ya que hasta la Instrucción dada por el Director
del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y
Marcas de fecha 11 de noviembre de 1997, este Organismo administrativo
establecía la obligación de solicitar las marcas publicitarias en la clase 35
del Nomenclátor Internacional, que protege los servicios de publicidad,
debiendo acompañarse dicha marca publicitaria de una marca base que estuviera
concedida y que perteneciera al mismo titular de la marca
slogan solicitada. De manera que este tipo especial de marcas protegía
y se extendía no sólo a los servicios comprendidos en la clase 35 del
Nomenclátor, sino también a los productos y servicios protegidos por la marca
base”.
“…Sin embargo, resulta más acorde con las
disposiciones de la Ley el admitir el registro de las frases publicitarias en
cualquier clase del Nomenclátor que tenga relación con el producto o el
servicio que va a distinguir.
2º. De igual forma sucede con el requisito
que se venia exigiendo de que la frase publicitaria debía ir acompañada de la
llamada "marca-base", del mismo solicitante y que se hallase en
vigor.
Al no haber un
apoyo legal en la Ley de Marcas para exigir dicho requisito, es preciso
modificar nuestra forma de actuar, de manera que una
solicitud de registro de frase publicitaria no será suspendida en ningún caso
por el hecho de que junto a ella no figure la "marca-base".
Inventemos frases distintivas y la marca está
servida...
Rosa Selva Morán
Abogada
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS
