CUANDO LA FICCIÓN
SUPERA EL REGISTRO…
En la reciente Sentencia de 30 de diciembre de 2015,
nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado en un caso que envuelve una temática
como mínimo, controvertida, que implica la delimitación entre la protección que
confiere el registro marcario y la protección que obtiene una creación por vía
de la Propiedad Intelectual, concretamente respecto del título de una película.
El litigio surgió en la secuencia del registro de una
marca comunitaria, con la denominación “Templario” en las clases 9ª, 38ª y
41ª, para proteger el título de una
película, afectada posteriormente por el lanzamiento de otra película que
reproducía parcialmente el nombre de la primera, con el título “Templario. El
Señor de Bembibre”.
El fallo, como fácilmente se intuye, desarrolla su
argumentación en torno a la hipotética aplicación del artículo 9.1. a) del
Reglamento de la Marca comunitaria (en adelante, RMC), considerando que la
reproducción de la denominación de la marca comunitaria como parte del título
de la obra cinematográfica no vulnera el derecho de exclusiva obtenido con el
registro de la marca, toda vez que los consumidores no asocian los títulos de
las obras a un origen empresarial, contrariamente a lo que ocurre con las
marcas y los nombres comerciales.
No obstante, antes de presentar los argumentos
utilizados y posicionarnos respecto de los mismos, es necesario analizar con
más detalle la norma del artículo 9.1 del RMC y el Real Decreto 1/1996, de 12
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual (en adelante, LPI), en su artículo 10.2, que regula la protección
atribuida por la LPI a los títulos de las obras.
En este sentido, el artículo 9.1. c) RMC impide el
registro de aquellos “signos que
reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor”,
lo que lógicamente exige que la creación intelectual protegida será anterior a
la marca.
Por otro lado, el artículo 10.2 LPI se refiere de
forma expresa a los títulos de las obras, estipulando que “el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como
parte de ella”. En este punto, atendiendo al caso concreto, se nos
plantean dos cuestiones: en primer lugar, ¿el título per se beneficia de esa misma protección?; y, en segundo lugar, ¿sería el título
“Templario” original, conforme exige el artículo 10.2?
Respecto de la primera cuestión planteada,
consideramos que la respuesta debe ser negativa, ya que lo que da origen al
derecho de autor es la obra/ creación, y el titulo aisladamente no es merecedor
de esa calificación, “es parte de”. En
el segundo caso, por su parte, creemos que el título de la película tampoco
cumple el requisito de la originalidad, ya que con una simple búsqueda en
internet podemos encontrar numerosas obras con este nombre y, no olvidemos, la
obra que motivó el registro de la marca comunitaria de la demandante, beneficia
de los respectivos derechos de autor, siendo además prioritarios, adoleciendo
de originalidad a “Templario. El Señor de Bembibre”.
Lo cierto e indudable es lo siguiente: “El
Templario” antecede a “Templario. El Señor de Bembibre”, y goza de la
correspondiente protección como obra intelectual, a la que suma la protección marcaria,
por medio del registro de la marca comunitaria para las clases 9ª, 38ª y 41ª.
El hecho de que para estos productos susceptibles de
generar dudas sobre los límites del ámbito de protección entre dos materias
distintas, se solicite el registro para el enunciado general de cada clase de
productos/ servicios, crea un riesgo innecesario a la hora de determinar el
alcance de la marca, dificultando un entendimiento que le sea favorable, que
como se expondrá a continuación, es el punto indispensable para nuestra línea
argumentativa. En este particular, es relevante atender a que la clase 9ª acoge
en concreto “películas cinematográficas”,
la clase 38ª “emisión y difusión de
películas cinematográficas” y la 41ª “producción
de películas cinematográficas”, estando la marca registrada en todas ellas
con el enunciado general, conforme se reproduce a continuación:
“9ª Aparatos e instrumentos científicos,
náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de
medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de
enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos
para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de
registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras,
equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
38ª Telecomunicaciones.
41ª Educación; formación; esparcimiento; actividades
deportivas y culturales.”
Incluyendo la marca, tal como se ha demostrado en el párrafo anterior,
protección para signos que identifican películas cinematográficas, que, según
la lógica, la denominación marcaria corresponderá al título de la obra, no
estamos de acuerdo con que se niegue dicha protección, sobre todo cuando el
fundamento se basa en que el consumidor/usuario no asocia los títulos de las
obras intelectuales con su origen empresarial, cuando todas las obras (o casi
todas) tienen una finalidad primordialmente comercial y no meramente cultural,
que conduce a la consolidación del nombre de las productoras. ¿Quién no asocia “El Rey León” a Walt Disney, “Harry Potter” a Warner Bros., o “Titanic” y “Salvar al Soldado Ryan” a Paramount?
Creemos ser evidente que, limitar la relevancia de la marca a la
identificación de su origen empresarial le retira todo su contenido útil, ya
que la ratio de una marca es precisamente
la de identificar un producto o servicio,
necesariamente relacionándolo con su origen, y de contrario bastaría la
existencia de la denominación social.
De esta forma, si la marca identifica un producto o servicio y, dentro de
estos están los signos susceptibles de identificar películas cinematográficas
(recuérdese que los títulos además no adquieren protección per se), la reproducción de una marca legítimamente registrada,
además para un producto de la misma especie, no puede dejar de tenerse como
infracción marcaria.
En términos simples, consideramos que la forma más apropiada de establecer
una clara delimitación entre la Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial
es reportar lo que esté relacionado con el contenido de una obra a la Propiedad
Industrial y, lo que se relacione con la identificación de la misma en el
mercado, a la Propiedad Industrial.
Respetuosamente, y por todos los motivos que hemos expuesto, no podemos
concordar con la decisión de nuestro Tribunal Supremo, tal como con su
argumentación aunque podrían también cuestionarse otros aspectos relacionados
con el planteamiento de la acción, de haber desconsiderado la demandada la
invocación de los derechos de autor, cuyo reconocimiento a favor del demandado
fue suficiente para “inmovilizar” cualquier actuación de la demandante.
Sin perjuicio de lo anterior, no podemos desconsiderar que esta es, al
parecer, la única decisión de nuestro Alto Tribunal sobre esta materia, y por
lo tanto, ha de ser nuestro criterio jurisprudencial orientativo…
Madalena Felício
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS
