PROTEGER EL SOFTWARE

La potencialidad del proyecto de software que se pretende desarrollar así como los aspectos relativos a su futura comercialización son los elementos primordiales que han de tenerse meridianamente claros de cara a trazar su adecuada estrategia de protección. Sólo tras identificar los potenciales mercados y canales de distribución podrán concretarse las necesidades específicas de protección, priorizar y reducir los costes.

En la protección del software, España como la mayoría de los países de su entorno, se ha decantado por conceder al software la protección del derecho de autor en detrimento de su protección como propiedad industrial. En concreto, esta exclusión de patentabilidad se establece el art. 4.4 c) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, impide el acceso de los programas de ordenador, esa es la expresión que empleó el legislador, a su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas salvo en el supuesto de su asociación a un hardware concreto. Esta exclusión, ha suscitado innumerables debates sobre sus ventajas e inconvenientes, siendo un socorrido indicador confrontar los datos empresariales de estos sectores con los de países punteros en el desarrollo del software y el videojuego, puestos como ejemplos visibles del aparente acierto de su regulación como propiedad industrial, como sucede con la normativa estadounidense.

Con las excepciones destacables de EE.UU. y Japón, la protección del software a nivel internacional se ha hecho descansar exclusivamente sobre la normativa en derechos de autor, así queda reflejado en el art. 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA), de 20 de diciembre de 1996, que señala:

“Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión”.

En este sentido, conviene poner de manifiesto las diferencias existentes entre los derechos de propiedad industrial e intelectual que, en lo que interesa en esta materia, se ciñen al momento en que se generan los derechos y al diferente carácter del registro en el que se inscriben.

Así, el origen, nacimiento o alumbramiento de los derechos de propiedad intelectual se sitúa al instante de la realización de la obra o creación intelectual. Esto quiere decir que no requieren de ningún trámite ante organismo alguno para que su titular pueda explotar o hacer valer sus derechos.

De esta forma, el registro de las creaciones no constituye derechos, aunque sirve como prueba útil de la titularidad, aportando una fecha que atestigua que, al menos en ese momento, la que la creación obraba en poder del solicitante. En cuanto a sus costes, los costes del registro de los programas en el Registro de la Propiedad Intelectual o en otro tipo de registros privados son muy económicos.

Por el contrario, para que nazcan los derechos de propiedad industrial es necesario que se proceda a su registro, es decir, los derechos que se vinculan a la concesión del título solicitado.

Contemplar el registro como patente del software suele ser una buena opción si se pretende ceder o licenciar a empresas que operan en los territorios donde el software puede ser objeto de patente, dado que con toda probabilidad será un elemento más presente sobre la mesa de negociaciones.

En este sentido, la importancia de realizar un buen informe preliminar, identificando posibles programas que puedan haber anticipado las características del software a registrar y el grado de conflicto con dichos programas anteriores resulta esencial, pues el coste de registrar una patente es elevado, máxime si se trata de solicitudes de patentes en el extranjero.

Por último, no hay que descuidar el registro del nombre de la aplicación o programa que se va a comercializar como marca nacional, comunitaria o internacional, solicitándolo para las clases y territorios pertinentes.

En definitiva, a la hora de trazar la mejor estrategia para proteger el software conviene atender a todos los aspectos indicados, pero ante todo, contar con un asesoramiento profesional capaz de identificar las carencias y colaborar a la hora de trazar y ordenar las acciones a desarrollar para la salvaguarda de estos derechos.

Parafraseando a nuestras abuelas, menos cuesta prevenir que curar. 

                                                

Agustín Llavata Silva

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

MARCAS NO CONVENCIONALES 

El consumidor medio no está acostumbrado a identificar el origen del producto en base a lemas publicitarios. Estos son naturalmente elípticos y se suelen utilizar conjuntamente con otras marcas dominantes. Es decir, habida cuenta de que el consumidor medio no está necesariamente acostumbrado a hacer suposiciones sobre el origen de los productos y servicios a partir de los nuevos tipos de marcas, puede resultar más difícil determinar el carácter distintivo de esas marcas que el de una palabra o una marca figurativa. La OAMI sostiene que, de hecho, es notorio que los consumidores tienen la costumbre de ver mensajes publicitarios breves, compactos y genéricos y que tales mensajes se perciben ante todo como una afirmación publicitaria elogiosa a la que no atribuyen, en principio, valor de marca.

Además, puede suceder que el nivel de atención del público relevante no sea especialmente atento dada la naturaleza de los productos reivindicados y la naturaleza laudatoria de la marca eslogan. En estos supuestos el público prestará poca atención a los signos que desde un primer momento no le indican la procedencia de aquello que desea adquirir, sino una mera información promocional y abstracta. 

En consecuencia, procede concluir que el público correspondiente percibirá en primer lugar el sintagma como un eslogan promocional o laudatorio, en vez de como una marca distintiva de origen empresarial.

Los topoi o expresiones comunes, en la medida en que están hondamente preñados de un intenso significado tributario de la cultura popular; de la cultura clásica; de la tradición bíblica o de las artes escénicas, etc., no son inmediatamente reconocibles por el público como distintivos de orígenes empresariales sino que; antes al contrario, transmiten directa y primariamente estas mismas ideas pertenecientes al acervo popular; al mundo clásico o a las artes escénicas.

Entre los ejemplos de signos no distintivos figuran las representaciones gráficas que se utilizan frecuentemente y que han perdido totalmente su capacidad de distinguir orígenes empresariales, como las terminaciones de los dominios de nivel superior (.com, .int), el símbolo @, o la letra -e antes de los productos y servicios enviados o prestados por vía electrónica.

Siendo así, el uso de estos topoi como marca precisa superar esta primigenia y mecánica asociación mental al acervo cultural popular; a la cultura clásica grecolatina; a la tradición bíblica; o a las artes escénicas, etc. de tres modos:

a.- Bien mediante la reivindicación de una tipología de letra o colores característicos, de tal modo que a tanto mayor carácter de fantasía, más fácil le será su identificación con un origen empresarial.

b.- Bien mediante la adición de un elemento denominativo o figurativo que por suerte de un mecanismo de vasos comunicantes lo fecunde con el poder distintivo de un origen empresarial, alejándolos así progresivamente de aquélla primigenia y mecánica asociación mental al acervo cultural popular; a la cultura clásica grecolatina; a la tradición bíblica; a las artes escénicas, etc.

c.- Bien mediante la adquisición de un secondary meaning; que lo aleje y distancie de aquélla primigenia y mecánica asociación mental al acervo cultural popular; a la cultura clásica; a la tradición bíblica; a las artes escénicas, etc.

Solo mediante cualesquiera de estos tres mecanismos, o mediante la suma de ellos  podrán estos topoi redimir o sanar esta suerte de culpa ontológica o pecado original (sit venia verbo) transformándose; ahora sí, en auténticos signos distintivos de un origen empresarial.

 

Emilio Hidalgo

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ.

Manolo, apúntame dos cañas que mañana te pago. Frases como esta han pasado a mejor existencia, y es que el nuevo siglo ha traído la práctica desaparición, con la honrosa excepción de algún que otro parroquiano en vías de extinción, de tradiciones tan nuestras como la costumbre de “apúntalo en mi cuenta” o la hoy por hoy desoída expresión del “luego vuelvo”. Resulta que al progresivo desarraigo y déficit de fidelidad del cliente, la crisis le ha dado la puntilla.

Pues bien, no a todos los sectores se les ha aplicado esta idea inmediatez en los pagos, ni siquiera la idea de pagar por aquello que consumen. Y es que con la irrupción de las nuevas tecnologías el legislador prefirió mirar hacia otro lado, primando el interés por hacer accesible la sociedad de la información a la mayoría de la población. Ahora, una vez prácticamente conseguido este objetivo, empieza ahora a ser consciente del perjuicio causado a los autores y a la industria.

En concreto, sólo en el sector editorial se han perdido más de 1.000 millones de euros en cuatro años, debidos esencialmente a la caída generalizada en el número de ejemplares físicos distribuidos, resultado de la aparición de nuevas formas de consumo de estos contenidos que, utilizando las nuevas tecnologías, han cambiado los hábitos y preferencias de los consumidores.

Estos cambios no son perjudiciales sino fruto del cambio tecnológico, ahora bien, aunque los creadores de contenidos no reaccionaron a tiempo y fueron rápidamente rebasados por esta nueva realidad, no es menos cierto que, aún habiéndose incorporado los primeros, jamás podrían competir con el modelo del “todo gratis”. Y es que no se trata de la defensa del viejo sistema o a unas tarifas carentes de consenso, sino de adecuar las nuevas ventanas de explotación a la realidad de que los contenidos no surge por generación espontánea, requieren de una inversión en capital humano, que tiene la insana costumbre de comer al menos tres veces al día, se trata, en definitiva, de que quien saca partido de esos contenidos ajenos pague por ellos.

Fruto de esta redescubierta preocupación, la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual trajo consigo la modificación de su artículo 32 que, en lo referente al llamado press clipping,  supuso que su apartado segundo quedase del siguiente modo:

“2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual…”.

En resumidas cuentas, tras la reforma de la ley y el cierre de Google News, el pasado 19 de diciembre la Comisión Europea avaló la llamada tasa Google, dando por buenos los cambios aprobados.

Esta valoración se basa en lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, que faculta a los Estados miembros para establecer excepciones o limitaciones a los derechos de autor. Por otro lado, esta Directiva tampoco obliga a establecerlos ni, en consecuencia, establecer sistemas de remuneración, pero sí precisa ciertas limitaciones que de establecerse necesitan, en correspondencia, de una remuneración equitativa, mientras que sobre otras deja libertad a los Estados para acordar o no su remuneración.

Ahora bien, una vez sentada la viabilidad de las modificaciones de la normativa española, es preciso recordar que tanto los Considerandos como el propio artículo 5 se encuentran imbuidos por el espíritu de la conocida como regla de los tres pasos, hasta el punto de recogerse expresamente en el quinto apartado de dicho artículo, al señalar a casos concretos que no afecten a la explotación normal de la obra y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos de su titular.

Por ello, aún en el mejor de los supuestos, resulta evidente que la utilización que venía haciéndose por parte de Google news poco tenía que ver con casos excepcionales y menos aún con no afectar a la normal explotación de la obra.

En definitiva, parece que tras la modificación legislativa estamos ante los primeros minutos de este partido, cuyo resultado será necesariamente negociado entre ambos contendientes pues, pese a la disparidad de tamaños, ambos necesitan para sobrevivir de lo que al otro le sobra, aunque la urgencia sea distinta.

                                                

Agustín Llavata Silva

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

"EL RENOMBRE DE LA MARCA MC DONALDS"

Dentro de los actos de envilecimiento de una marca renombrada caben dos supuestos muy curiosos y llamativos, que merecen un estudio detallado.  El primero persigue aprovecharse de una marca renombrada lanzando al mercado un producto con una denominación similar que tire por tierra la calidad o los precios en el mercado de la marca notoria. En la segunda hipótesis, se pretende ubicar a la marca renombrada y de prestigio en un contexto degradante; así ocurrirá cuando un tercero se sirva de esa marca renombrada para ubicarla en un contexto pornográfico o relacionado con los estupefacientes, por vía de ejemplo.

Traemos a colación un supuesto marcario muy llamativo y que marcó una época. La renombrada marca MC DONALDS sufrió en la década de los 80 un supuesto de aprovechamiento que en  cierta medida participaba de las dos hipótesis de perjuicio antes reseñadas.

Una empresa alemana lanzó al mercado tras su registro victorioso en fase administrativa, lo que en principio implica un acto de buena fe - uso tras registro-, sendas marcas "MAC DOG"  y "MAC CAT" para comidas de perro y gato respectivamente. El Tribunal de Apelación de Munich estimó la demanda de MC DONALDS considerando que las dos marcas reseñadas perjudicaban la imagen de MAC DONALDS, así como su prestigio de años en el sector de las comidas en general y la carne en particular.

Efectivamente, el tercero, al enlazar la partícula gramatical renombrada "MAC"  a los vocablos "DOG" y "CAT" para distinguir alimentos de perros y gatos, cuando el significado de estos dos últimos vocablos es claramente conocido por el ciudadano medio alemán, provocaba una asociación entre los productos de ambas entidades, pudiendo motivar un rechazo por parte del consumidor humano a la carne de MC DONALDS. Posteriormente, el Supremo alemán acogió algunos de los Fundamentos de la demanda, pero desde luego no aquél que concluía en la asociación negativa de los productos.

  

Lo cierto y verdad es que la imagen de tan renombrada marca hubiera quedado dañada si la resolución hubiera tenido un sentido contrario  ¿Comeríamos MAC DONALDS sabiendo que una marca muy similar se destina a comida para perros?. Gracias a la condición notoria de la marca, se pudo salvar la imagen de ésta, y se evitó, por lo tanto, tan comprometedora situación para una de las 10 marcas más importantes del mundo en alimentación.

Cristina Jiménez Díaz

Abogado

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

EL QUÉ DIRÁN DIGITAL 

Si nos detenemos ante el escaparate de Internet apreciamos que últimamente se ha puesto muy de moda tratar el término de reputación online. La definición, como en el mundo tradicional, obedece a lo que piensan, hablan u opinan de nosotros cuando no nos encontramos presentes. Esta percepción también resulta aplicable a las marcas, por lo que se antoja fundamental conocer qué sensación deja el contenido que generamos para así poder realizar una correcta gestión de nuestra reputación que nos lleve a asentar unas adecuadas pautas de conducta a la hora de interactuar en la red. 

Traducido al ámbito de la web 2.0, tanto si somos un particular o una determinada empresa que titula un signo distintivo, nos interesará observar muy de cerca las tendencias o comentarios repetitivos que se producen sobre nosotros para así saber si estamos en la senda adecuada, bien potenciando aspectos de nuestro modelo de negocio, o por el contrario corrigiéndolos e incluso suprimiéndolos. Sólo así podremos rectificar cuestiones nocivas o perjudiciales para nuestra persona o marca. 

Obtenemos además un reflejo de nosotros mismos, esto es lo que se denomina como identidad digital. Esta acepción constituye nuestro pasaporte en la red porque se centra en lo que proyectamos o transmitimos hacia los demás dejando a un lado el impacto que pueda provocar. 

Relacionando estos dos conceptos, el reto no es otro que desenvolverse eficazmente entre intimidad, privacidad y protección de datos pues a menudo suele suceder que a raíz de lo que compartimos, tratamos de dar un enfoque totalmente diferente al que llega al resto de la gente, equivocándonos en lo que habíamos previsto inicialmente. Trazar una idea determinada sobre identidad no nos asegura nada ya que la reputación a la que hacemos frente es bien distinta a la que nos encontramos. Por tanto, no basta sólo con ser consciente de la existencia de estos elementos sino que hemos de monitorizar todo aquello que se dice acerca de nuestros productos o servicios y acto seguido gestionarlo debidamente buscando siempre una influencia positiva. 

Así pues, la reputación online es como un río que arrastra consigo todos los comentarios u opiniones que vierten los demás en torno a una persona o una marca, de ahí surge la imperiosa necesidad de controlarlo para que siempre su trayectoria sea fluida pudiendo así realizar un desglose de su efecto, ya sea positivo, irrelevante o negativo. Modificar la reputación digital conlleva cambiar la percepción de nuestra identidad en Internet. 

Hasta la fecha existen dos canales para conocer la reputación. El mercado permite saber a través de la comercialización del bien, qué características o prestaciones se han de mejorar sobre el mismo teniendo en cuenta la comunicación. Por otro lado, desde un punto de vista legal, a través de la web nos podemos encontrar con atentados a la libertad de expresión en forma de injurias, calumnias o vulneración del derecho al honor. 

Los límites de la reputación online se encuentran en la confluencia de la libertad de expresión con el derecho al honor, de tal manera que por ejemplo un insulto en cualquier contexto menoscaba nuestro prestigio pudiendo tener como defensa la vía legal o el mismo mecanismo de soporte que ofrecen las distintas redes sociales. 

Contradiciendo la mítica canción del grupo Mecano: Y lo que opinen los demás NO está de más.

Luís Ávalos Prado

Abogado 

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

Sigue en directo la gala de premios ¨Andalucía Excelente 2014 ¨ donde nuestro despacho ha sido galardono como firma representativa andaluza de Propiedad Industrial e Intelectual.

Una mujer distinta en cada país

Resulta controvertido el uso, o mal uso, de la imagen de la mujer en Publicidad y ello porque además, de la Legislación más o menos unificada a nivel internacional en relación con este mecanismo publicitario, en nuestro Estado las normas que rigen esta materia se encuentran condicionadas por el contenido de la L.O. 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género.

Lo anterior da lugar, en el ámbito publicitario, a que campañas idénticas en distintos países, resulten lesivas en mayor o menor medida según la normativa aplicable y la sensibilización acogida por ésta.

De las últimas Sentencias Judiciales de relevancia en el contexto de ilicitud de una determinada campaña publicitaria por el uso inapropiado de la imagen del cuerpo femenino, se destaca la que ha protagonizado la conocida compañía de aerolíneas “Ryanair”.

La Sentencia fue dictada en base a una demanda presentada por la Asociación ADECUA, por un publicidad desarrollada por la compañía.

En la campaña, junto con la expresión- “Al rojo vivo”¡ y la tripulación!- se mostraban unas azafatas en bikini. Del mismo modo, se instaba la declaración de ilicitud sobre la promoción de venta de un Calendario titulado “Las chicas de Ryanair. Calendario benéfico de la tripulación de cabina 2013”.

Dichas campañas, según lo establecido en los Arts. 18 y 20.4 de la Ley General de la Publicidad después de su modificación por la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género, se declara ilícita la publicidad que tente contra “la dignidad de la persona o vulnere les valores y derechos reconocidos por la Constitución” entendiendo incluidos en esta previsión “los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar”

Lo que resulta llamativo de esta Sentencia es que hace mención expresa a dos Resoluciones referentes a la misma campaña, una dictada por el “Jurado de Deontología Publicitaria” francés, que no consideraba ilícita la campaña por no encontrarse las mujeres en posturas indecentes y defendía que el Calendario era de carácter benéfico y por tanto quedaba fuera de régimen sancionatorio alguno.

Más acorde a nuestra corriente se encontraba la Primera Autoridad en materia de publicidad del Reino Unido, en la que se estimó la ilicitud de la misma.

Finalmente, la Sentencia emanada del Juzgado de Málaga declaró ilícita y contraria a Ley ambas campañas de la compañía Ryanair.

Parece extraño que según el país en el que se lance una promoción, determinados grupos sociales estén más o menos protegidos...

Rosa Selva Morán

Abogada

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