LA PROHIBICIÓN MARCARIA CONCERNIENTE AL COLOR:  EL CASO “LIGHT GREEN”

A la hora de la registrabilidad del color como marca, se perfilaban en el Derecho Europeo tres diferentes sistemas, a saber: un primer sistema que fue mantenido en España hasta la reforma de 2001 en el que no era posible proteger el color por sí solo, salvo que ubicara dentro de una determinada forma; uno segundo que admitía sin límites al registro de colores; y por último un tercer sistema que no formulaba expresamente ni una norma prohibitiva, ni tampoco permisiva.

Lo cierto y verdad es que la peculiaridad de los colores es tal, que finalmente debe ser la pura lógica la que finalmente dictamine la protección de un color como marca, puesto que ello no supone en el fondo sino que la competencia no haga uso de ese mismo color.

Actualmente sólo son destacables en el orden internacional dos supuestos de relevancia: el color naranja de la marca “ORANGE”  en el sector de las telecomunicaciones, y el violeta del “MILKA”, para los productos de chocolate.

No olvidamos que el color en sí normalmente carece de propiedades. Los consumidores no están acostumbrados a inferir el origen de los productos por un color, sin la presencia de un elemento gráfico textual, porque normalmente en la práctica no se utiliza un color en sí como medio de identificación.

Curioso y paradigmático fue el caso “LIGHT GREEN”, dictaminado en su momento por la Sala Tercera de Recursos de la OAMI. Una campaña norteamericana solicitó como marca comunitaria un tono concreto de color verde claro en sí, para distinguir chicles. El examinador denegó el registro, por falta de distintividad.  Posteriormente se desestimó el Recurso. Sin embargo el Tribunal formuló una interesante doctrina.

Efectivamente, se consideró que el color reivindicado no debía ser objeto de registro y sí quedar libre de disposición para el empresario en general, ya que de lo contrario, ello supondría conferir un derecho de monopolio sobre la  utilización de un tono concreto, pero es que llegó a más cuando estableció que la prohibición de obtener un derecho de exclusiva sobre un color, también debía aplicarse a productos similares a los chicles, como dulces y golosinas, respecto de los que podría haber confusión.

En consecuencia: el fin de la protección de las marcas no puede ser de privar al mercado de su rica diversidad de colores. A esta solución se ha llegado más que por normativa, por las leyes que dicta la pura lógica.

Cristina Jiménez Díaz

Abogado

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

 

CURIOSIDADES EN TORNO  A LA COTITULARIDAD DE BIENES INTANGIBLES

Resulta muy curioso adentrarse en el mundo de la cotitularidad cuando ésta recae sobre bienes intangibles, es decir que no pueden ser aprehendidos por nuestras manos.

Está claro que la normativa permite plenamente que una marca registrada pertenezca en común a varias personas, pero la normativa marcaria guarda un silencio absoluto acerca del régimen jurídico a que debe someterse la marca de la que son titulares varias personas. Ese silencio, inevitablemente nos aboca a acudir a las reglas del Código Civil sobre la comunidad de bienes.

Sin embargo, esta comunidad sobre un bien no tangible puede plantear en la praxis delicados problemas, y sobre algunos de ellos vamos a incidir.

Piénsese por ejemplo en el caso de que una marca cotitularizada,que en consecuencia puede ser  individualmente utilizada por sus propietarios, cada uno de los cuales podría ofrecer sobre la misma marca común, productos  o servicios de muy diferente calidad, lo cual podría poner en peligro el indicativo de calidad de calidad desorientando a los consumidores. A tal fin, y por evitar este tipo de situaciones, es indispensable que los cotitulares articulen un sistema afín al de una pluralidad de licencias de marca, observando reglas uniformes en punto a la calidad de los productos y servicios.

Otro curiosísimo problema es el de la duración de la comunidad de marca, puesto que atendiendo al art. 400 del Código Civil, los copartícipes podrán pedir la extinción de la comunidad, pero no olvidemos que ésta lo es sobre un bien indivisible.  Los comunes pues habrán de coincidir en la adjudicación de la marca a uno de ellos, indemnizando a los demás; si no se logra en este punto un acuerdo, la marca se deberá enajenar  y repartir su precio.

También entran en juego las figuras jurídicas del tanteo y retracto legales en favor de los comuneros: estas figuras jurídicas ayudarán en la resolución de múltiples conflictos.

Pero, ¿qué ocurrirá en supuestos como el que una marca pertenece a los propietarios al 50% si hay derechos de terceros de por medio, como empresarios que hayan de recibir productos nominados con la marca en cuestión?, ¿se han de ver perjudicados estos por una cotitularidad que lleve al ejercicio de una marca a la absoluta  ineficacia?

Los jueces son los que habrán de ser en supuestos de esa naturaleza, pero la Justicia es tan lenta…

Rafael Jiménez Díaz
Abogado y Agente de la Propiedad Industrial

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

PROTEGER EL SOFTWARE

La potencialidad del proyecto de software que se pretende desarrollar así como los aspectos relativos a su futura comercialización son los elementos primordiales que han de tenerse meridianamente claros de cara a trazar su adecuada estrategia de protección. Sólo tras identificar los potenciales mercados y canales de distribución podrán concretarse las necesidades específicas de protección, priorizar y reducir los costes.

En la protección del software, España como la mayoría de los países de su entorno, se ha decantado por conceder al software la protección del derecho de autor en detrimento de su protección como propiedad industrial. En concreto, esta exclusión de patentabilidad se establece el art. 4.4 c) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, impide el acceso de los programas de ordenador, esa es la expresión que empleó el legislador, a su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas salvo en el supuesto de su asociación a un hardware concreto. Esta exclusión, ha suscitado innumerables debates sobre sus ventajas e inconvenientes, siendo un socorrido indicador confrontar los datos empresariales de estos sectores con los de países punteros en el desarrollo del software y el videojuego, puestos como ejemplos visibles del aparente acierto de su regulación como propiedad industrial, como sucede con la normativa estadounidense.

Con las excepciones destacables de EE.UU. y Japón, la protección del software a nivel internacional se ha hecho descansar exclusivamente sobre la normativa en derechos de autor, así queda reflejado en el art. 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA), de 20 de diciembre de 1996, que señala:

“Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión”.

En este sentido, conviene poner de manifiesto las diferencias existentes entre los derechos de propiedad industrial e intelectual que, en lo que interesa en esta materia, se ciñen al momento en que se generan los derechos y al diferente carácter del registro en el que se inscriben.

Así, el origen, nacimiento o alumbramiento de los derechos de propiedad intelectual se sitúa al instante de la realización de la obra o creación intelectual. Esto quiere decir que no requieren de ningún trámite ante organismo alguno para que su titular pueda explotar o hacer valer sus derechos.

De esta forma, el registro de las creaciones no constituye derechos, aunque sirve como prueba útil de la titularidad, aportando una fecha que atestigua que, al menos en ese momento, la que la creación obraba en poder del solicitante. En cuanto a sus costes, los costes del registro de los programas en el Registro de la Propiedad Intelectual o en otro tipo de registros privados son muy económicos.

Por el contrario, para que nazcan los derechos de propiedad industrial es necesario que se proceda a su registro, es decir, los derechos que se vinculan a la concesión del título solicitado.

Contemplar el registro como patente del software suele ser una buena opción si se pretende ceder o licenciar a empresas que operan en los territorios donde el software puede ser objeto de patente, dado que con toda probabilidad será un elemento más presente sobre la mesa de negociaciones.

En este sentido, la importancia de realizar un buen informe preliminar, identificando posibles programas que puedan haber anticipado las características del software a registrar y el grado de conflicto con dichos programas anteriores resulta esencial, pues el coste de registrar una patente es elevado, máxime si se trata de solicitudes de patentes en el extranjero.

Por último, no hay que descuidar el registro del nombre de la aplicación o programa que se va a comercializar como marca nacional, comunitaria o internacional, solicitándolo para las clases y territorios pertinentes.

En definitiva, a la hora de trazar la mejor estrategia para proteger el software conviene atender a todos los aspectos indicados, pero ante todo, contar con un asesoramiento profesional capaz de identificar las carencias y colaborar a la hora de trazar y ordenar las acciones a desarrollar para la salvaguarda de estos derechos.

Parafraseando a nuestras abuelas, menos cuesta prevenir que curar. 

                                                

Agustín Llavata Silva

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

MARCAS NO CONVENCIONALES 

El consumidor medio no está acostumbrado a identificar el origen del producto en base a lemas publicitarios. Estos son naturalmente elípticos y se suelen utilizar conjuntamente con otras marcas dominantes. Es decir, habida cuenta de que el consumidor medio no está necesariamente acostumbrado a hacer suposiciones sobre el origen de los productos y servicios a partir de los nuevos tipos de marcas, puede resultar más difícil determinar el carácter distintivo de esas marcas que el de una palabra o una marca figurativa. La OAMI sostiene que, de hecho, es notorio que los consumidores tienen la costumbre de ver mensajes publicitarios breves, compactos y genéricos y que tales mensajes se perciben ante todo como una afirmación publicitaria elogiosa a la que no atribuyen, en principio, valor de marca.

Además, puede suceder que el nivel de atención del público relevante no sea especialmente atento dada la naturaleza de los productos reivindicados y la naturaleza laudatoria de la marca eslogan. En estos supuestos el público prestará poca atención a los signos que desde un primer momento no le indican la procedencia de aquello que desea adquirir, sino una mera información promocional y abstracta. 

En consecuencia, procede concluir que el público correspondiente percibirá en primer lugar el sintagma como un eslogan promocional o laudatorio, en vez de como una marca distintiva de origen empresarial.

Los topoi o expresiones comunes, en la medida en que están hondamente preñados de un intenso significado tributario de la cultura popular; de la cultura clásica; de la tradición bíblica o de las artes escénicas, etc., no son inmediatamente reconocibles por el público como distintivos de orígenes empresariales sino que; antes al contrario, transmiten directa y primariamente estas mismas ideas pertenecientes al acervo popular; al mundo clásico o a las artes escénicas.

Entre los ejemplos de signos no distintivos figuran las representaciones gráficas que se utilizan frecuentemente y que han perdido totalmente su capacidad de distinguir orígenes empresariales, como las terminaciones de los dominios de nivel superior (.com, .int), el símbolo @, o la letra -e antes de los productos y servicios enviados o prestados por vía electrónica.

Siendo así, el uso de estos topoi como marca precisa superar esta primigenia y mecánica asociación mental al acervo cultural popular; a la cultura clásica grecolatina; a la tradición bíblica; o a las artes escénicas, etc. de tres modos:

a.- Bien mediante la reivindicación de una tipología de letra o colores característicos, de tal modo que a tanto mayor carácter de fantasía, más fácil le será su identificación con un origen empresarial.

b.- Bien mediante la adición de un elemento denominativo o figurativo que por suerte de un mecanismo de vasos comunicantes lo fecunde con el poder distintivo de un origen empresarial, alejándolos así progresivamente de aquélla primigenia y mecánica asociación mental al acervo cultural popular; a la cultura clásica grecolatina; a la tradición bíblica; a las artes escénicas, etc.

c.- Bien mediante la adquisición de un secondary meaning; que lo aleje y distancie de aquélla primigenia y mecánica asociación mental al acervo cultural popular; a la cultura clásica; a la tradición bíblica; a las artes escénicas, etc.

Solo mediante cualesquiera de estos tres mecanismos, o mediante la suma de ellos  podrán estos topoi redimir o sanar esta suerte de culpa ontológica o pecado original (sit venia verbo) transformándose; ahora sí, en auténticos signos distintivos de un origen empresarial.

 

Emilio Hidalgo

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ.

Manolo, apúntame dos cañas que mañana te pago. Frases como esta han pasado a mejor existencia, y es que el nuevo siglo ha traído la práctica desaparición, con la honrosa excepción de algún que otro parroquiano en vías de extinción, de tradiciones tan nuestras como la costumbre de “apúntalo en mi cuenta” o la hoy por hoy desoída expresión del “luego vuelvo”. Resulta que al progresivo desarraigo y déficit de fidelidad del cliente, la crisis le ha dado la puntilla.

Pues bien, no a todos los sectores se les ha aplicado esta idea inmediatez en los pagos, ni siquiera la idea de pagar por aquello que consumen. Y es que con la irrupción de las nuevas tecnologías el legislador prefirió mirar hacia otro lado, primando el interés por hacer accesible la sociedad de la información a la mayoría de la población. Ahora, una vez prácticamente conseguido este objetivo, empieza ahora a ser consciente del perjuicio causado a los autores y a la industria.

En concreto, sólo en el sector editorial se han perdido más de 1.000 millones de euros en cuatro años, debidos esencialmente a la caída generalizada en el número de ejemplares físicos distribuidos, resultado de la aparición de nuevas formas de consumo de estos contenidos que, utilizando las nuevas tecnologías, han cambiado los hábitos y preferencias de los consumidores.

Estos cambios no son perjudiciales sino fruto del cambio tecnológico, ahora bien, aunque los creadores de contenidos no reaccionaron a tiempo y fueron rápidamente rebasados por esta nueva realidad, no es menos cierto que, aún habiéndose incorporado los primeros, jamás podrían competir con el modelo del “todo gratis”. Y es que no se trata de la defensa del viejo sistema o a unas tarifas carentes de consenso, sino de adecuar las nuevas ventanas de explotación a la realidad de que los contenidos no surge por generación espontánea, requieren de una inversión en capital humano, que tiene la insana costumbre de comer al menos tres veces al día, se trata, en definitiva, de que quien saca partido de esos contenidos ajenos pague por ellos.

Fruto de esta redescubierta preocupación, la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual trajo consigo la modificación de su artículo 32 que, en lo referente al llamado press clipping,  supuso que su apartado segundo quedase del siguiente modo:

“2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual…”.

En resumidas cuentas, tras la reforma de la ley y el cierre de Google News, el pasado 19 de diciembre la Comisión Europea avaló la llamada tasa Google, dando por buenos los cambios aprobados.

Esta valoración se basa en lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, que faculta a los Estados miembros para establecer excepciones o limitaciones a los derechos de autor. Por otro lado, esta Directiva tampoco obliga a establecerlos ni, en consecuencia, establecer sistemas de remuneración, pero sí precisa ciertas limitaciones que de establecerse necesitan, en correspondencia, de una remuneración equitativa, mientras que sobre otras deja libertad a los Estados para acordar o no su remuneración.

Ahora bien, una vez sentada la viabilidad de las modificaciones de la normativa española, es preciso recordar que tanto los Considerandos como el propio artículo 5 se encuentran imbuidos por el espíritu de la conocida como regla de los tres pasos, hasta el punto de recogerse expresamente en el quinto apartado de dicho artículo, al señalar a casos concretos que no afecten a la explotación normal de la obra y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos de su titular.

Por ello, aún en el mejor de los supuestos, resulta evidente que la utilización que venía haciéndose por parte de Google news poco tenía que ver con casos excepcionales y menos aún con no afectar a la normal explotación de la obra.

En definitiva, parece que tras la modificación legislativa estamos ante los primeros minutos de este partido, cuyo resultado será necesariamente negociado entre ambos contendientes pues, pese a la disparidad de tamaños, ambos necesitan para sobrevivir de lo que al otro le sobra, aunque la urgencia sea distinta.

                                                

Agustín Llavata Silva

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"EL RENOMBRE DE LA MARCA MC DONALDS"

Dentro de los actos de envilecimiento de una marca renombrada caben dos supuestos muy curiosos y llamativos, que merecen un estudio detallado.  El primero persigue aprovecharse de una marca renombrada lanzando al mercado un producto con una denominación similar que tire por tierra la calidad o los precios en el mercado de la marca notoria. En la segunda hipótesis, se pretende ubicar a la marca renombrada y de prestigio en un contexto degradante; así ocurrirá cuando un tercero se sirva de esa marca renombrada para ubicarla en un contexto pornográfico o relacionado con los estupefacientes, por vía de ejemplo.

Traemos a colación un supuesto marcario muy llamativo y que marcó una época. La renombrada marca MC DONALDS sufrió en la década de los 80 un supuesto de aprovechamiento que en  cierta medida participaba de las dos hipótesis de perjuicio antes reseñadas.

Una empresa alemana lanzó al mercado tras su registro victorioso en fase administrativa, lo que en principio implica un acto de buena fe - uso tras registro-, sendas marcas "MAC DOG"  y "MAC CAT" para comidas de perro y gato respectivamente. El Tribunal de Apelación de Munich estimó la demanda de MC DONALDS considerando que las dos marcas reseñadas perjudicaban la imagen de MAC DONALDS, así como su prestigio de años en el sector de las comidas en general y la carne en particular.

Efectivamente, el tercero, al enlazar la partícula gramatical renombrada "MAC"  a los vocablos "DOG" y "CAT" para distinguir alimentos de perros y gatos, cuando el significado de estos dos últimos vocablos es claramente conocido por el ciudadano medio alemán, provocaba una asociación entre los productos de ambas entidades, pudiendo motivar un rechazo por parte del consumidor humano a la carne de MC DONALDS. Posteriormente, el Supremo alemán acogió algunos de los Fundamentos de la demanda, pero desde luego no aquél que concluía en la asociación negativa de los productos.

  

Lo cierto y verdad es que la imagen de tan renombrada marca hubiera quedado dañada si la resolución hubiera tenido un sentido contrario  ¿Comeríamos MAC DONALDS sabiendo que una marca muy similar se destina a comida para perros?. Gracias a la condición notoria de la marca, se pudo salvar la imagen de ésta, y se evitó, por lo tanto, tan comprometedora situación para una de las 10 marcas más importantes del mundo en alimentación.

Cristina Jiménez Díaz

Abogado

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EL QUÉ DIRÁN DIGITAL 

Si nos detenemos ante el escaparate de Internet apreciamos que últimamente se ha puesto muy de moda tratar el término de reputación online. La definición, como en el mundo tradicional, obedece a lo que piensan, hablan u opinan de nosotros cuando no nos encontramos presentes. Esta percepción también resulta aplicable a las marcas, por lo que se antoja fundamental conocer qué sensación deja el contenido que generamos para así poder realizar una correcta gestión de nuestra reputación que nos lleve a asentar unas adecuadas pautas de conducta a la hora de interactuar en la red. 

Traducido al ámbito de la web 2.0, tanto si somos un particular o una determinada empresa que titula un signo distintivo, nos interesará observar muy de cerca las tendencias o comentarios repetitivos que se producen sobre nosotros para así saber si estamos en la senda adecuada, bien potenciando aspectos de nuestro modelo de negocio, o por el contrario corrigiéndolos e incluso suprimiéndolos. Sólo así podremos rectificar cuestiones nocivas o perjudiciales para nuestra persona o marca. 

Obtenemos además un reflejo de nosotros mismos, esto es lo que se denomina como identidad digital. Esta acepción constituye nuestro pasaporte en la red porque se centra en lo que proyectamos o transmitimos hacia los demás dejando a un lado el impacto que pueda provocar. 

Relacionando estos dos conceptos, el reto no es otro que desenvolverse eficazmente entre intimidad, privacidad y protección de datos pues a menudo suele suceder que a raíz de lo que compartimos, tratamos de dar un enfoque totalmente diferente al que llega al resto de la gente, equivocándonos en lo que habíamos previsto inicialmente. Trazar una idea determinada sobre identidad no nos asegura nada ya que la reputación a la que hacemos frente es bien distinta a la que nos encontramos. Por tanto, no basta sólo con ser consciente de la existencia de estos elementos sino que hemos de monitorizar todo aquello que se dice acerca de nuestros productos o servicios y acto seguido gestionarlo debidamente buscando siempre una influencia positiva. 

Así pues, la reputación online es como un río que arrastra consigo todos los comentarios u opiniones que vierten los demás en torno a una persona o una marca, de ahí surge la imperiosa necesidad de controlarlo para que siempre su trayectoria sea fluida pudiendo así realizar un desglose de su efecto, ya sea positivo, irrelevante o negativo. Modificar la reputación digital conlleva cambiar la percepción de nuestra identidad en Internet. 

Hasta la fecha existen dos canales para conocer la reputación. El mercado permite saber a través de la comercialización del bien, qué características o prestaciones se han de mejorar sobre el mismo teniendo en cuenta la comunicación. Por otro lado, desde un punto de vista legal, a través de la web nos podemos encontrar con atentados a la libertad de expresión en forma de injurias, calumnias o vulneración del derecho al honor. 

Los límites de la reputación online se encuentran en la confluencia de la libertad de expresión con el derecho al honor, de tal manera que por ejemplo un insulto en cualquier contexto menoscaba nuestro prestigio pudiendo tener como defensa la vía legal o el mismo mecanismo de soporte que ofrecen las distintas redes sociales. 

Contradiciendo la mítica canción del grupo Mecano: Y lo que opinen los demás NO está de más.

Luís Ávalos Prado

Abogado 

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS