viernes, 26 de diciembre de 2014


HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ.




Manolo, apúntame dos cañas que mañana te pago. Frases como esta han pasado a mejor existencia, y es que el nuevo siglo ha traído la práctica desaparición, con la honrosa excepción de algún que otro parroquiano en vías de extinción, de tradiciones tan nuestras como la costumbre de “apúntalo en mi cuenta” o la hoy por hoy desoída expresión del “luego vuelvo”. Resulta que al progresivo desarraigo y déficit de fidelidad del cliente, la crisis le ha dado la puntilla.

Pues bien, no a todos los sectores se les ha aplicado esta idea inmediatez en los pagos, ni siquiera la idea de pagar por aquello que consumen. Y es que con la irrupción de las nuevas tecnologías el legislador prefirió mirar hacia otro lado, primando el interés por hacer accesible la sociedad de la información a la mayoría de la población. Ahora, una vez prácticamente conseguido este objetivo, empieza ahora a ser consciente del perjuicio causado a los autores y a la industria.

En concreto, sólo en el sector editorial se han perdido más de 1.000 millones de euros en cuatro años, debidos esencialmente a la caída generalizada en el número de ejemplares físicos distribuidos, resultado de la aparición de nuevas formas de consumo de estos contenidos que, utilizando las nuevas tecnologías, han cambiado los hábitos y preferencias de los consumidores.

Estos cambios no son perjudiciales sino fruto del cambio tecnológico, ahora bien, aunque los creadores de contenidos no reaccionaron a tiempo y fueron rápidamente rebasados por esta nueva realidad, no es menos cierto que, aún habiéndose incorporado los primeros, jamás podrían competir con el modelo del “todo gratis”. Y es que no se trata de la defensa del viejo sistema o a unas tarifas carentes de consenso, sino de adecuar las nuevas ventanas de explotación a la realidad de que los contenidos no surge por generación espontánea, requieren de una inversión en capital humano, que tiene la insana costumbre de comer al menos tres veces al día, se trata, en definitiva, de que quien saca partido de esos contenidos ajenos pague por ellos.

Fruto de esta redescubierta preocupación, la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual trajo consigo la modificación de su artículo 32 que, en lo referente al llamado press clipping,  supuso que su apartado segundo quedase del siguiente modo:

“2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual…”.

En resumidas cuentas, tras la reforma de la ley y el cierre de Google News, el pasado 19 de diciembre la Comisión Europea avaló la llamada tasa Google, dando por buenos los cambios aprobados.

Esta valoración se basa en lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, que faculta a los Estados miembros para establecer excepciones o limitaciones a los derechos de autor. Por otro lado, esta Directiva tampoco obliga a establecerlos ni, en consecuencia, establecer sistemas de remuneración, pero sí precisa ciertas limitaciones que de establecerse necesitan, en correspondencia, de una remuneración equitativa, mientras que sobre otras deja libertad a los Estados para acordar o no su remuneración.

Ahora bien, una vez sentada la viabilidad de las modificaciones de la normativa española, es preciso recordar que tanto los Considerandos como el propio artículo 5 se encuentran imbuidos por el espíritu de la conocida como regla de los tres pasos, hasta el punto de recogerse expresamente en el quinto apartado de dicho artículo, al señalar a casos concretos que no afecten a la explotación normal de la obra y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos de su titular.

Por ello, aún en el mejor de los supuestos, resulta evidente que la utilización que venía haciéndose por parte de Google news poco tenía que ver con casos excepcionales y menos aún con no afectar a la normal explotación de la obra.

En definitiva, parece que tras la modificación legislativa estamos ante los primeros minutos de este partido, cuyo resultado será necesariamente negociado entre ambos contendientes pues, pese a la disparidad de tamaños, ambos necesitan para sobrevivir de lo que al otro le sobra, aunque la urgencia sea distinta.


                                                





Agustín Llavata Silva


FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS


viernes, 5 de diciembre de 2014

"EL RENOMBRE DE LA MARCA MC DONALDS"

Dentro de los actos de envilecimiento de una marca renombrada caben dos supuestos muy curiosos y llamativos, que merecen un estudio detallado.  El primero persigue aprovecharse de una marca renombrada lanzando al mercado un producto con una denominación similar que tire por tierra la calidad o los precios en el mercado de la marca notoria. En la segunda hipótesis, se pretende ubicar a la marca renombrada y de prestigio en un contexto degradante; así ocurrirá cuando un tercero se sirva de esa marca renombrada para ubicarla en un contexto pornográfico o relacionado con los estupefacientes, por vía de ejemplo.

Traemos a colación un supuesto marcario muy llamativo y que marcó una época. La renombrada marca MC DONALDS sufrió en la década de los 80 un supuesto de aprovechamiento que en  cierta medida participaba de las dos hipótesis de perjuicio antes reseñadas.

Una empresa alemana lanzó al mercado tras su registro victorioso en fase administrativa, lo que en principio implica un acto de buena fe - uso tras registro-, sendas marcas "MAC DOG"  y "MAC CAT" para comidas de perro y gato respectivamente. El Tribunal de Apelación de Munich estimó la demanda de MC DONALDS considerando que las dos marcas reseñadas perjudicaban la imagen de MAC DONALDS, así como su prestigio de años en el sector de las comidas en general y la carne en particular.

Efectivamente, el tercero, al enlazar la partícula gramatical renombrada "MAC"  a los vocablos "DOG" y "CAT" para distinguir alimentos de perros y gatos, cuando el significado de estos dos últimos vocablos es claramente conocido por el ciudadano medio alemán, provocaba una asociación entre los productos de ambas entidades, pudiendo motivar un rechazo por parte del consumidor humano a la carne de MC DONALDS. Posteriormente, el Supremo alemán acogió algunos de los Fundamentos de la demanda, pero desde luego no aquél que concluía en la asociación negativa de los productos.
  

Lo cierto y verdad es que la imagen de tan renombrada marca hubiera quedado dañada si la resolución hubiera tenido un sentido contrario  ¿Comeríamos MAC DONALDS sabiendo que una marca muy similar se destina a comida para perros?. Gracias a la condición notoria de la marca, se pudo salvar la imagen de ésta, y se evitó, por lo tanto, tan comprometedora situación para una de las 10 marcas más importantes del mundo en alimentación.

Cristina Jiménez Díaz








Cristina Jiménez Díaz
Abogado
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

viernes, 28 de noviembre de 2014



EL QUÉ DIRÁN DIGITAL 

Si nos detenemos ante el escaparate de Internet apreciamos que últimamente se ha puesto muy de moda tratar el término de reputación online. La definición, como en el mundo tradicional, obedece a lo que piensan, hablan u opinan de nosotros cuando no nos encontramos presentes. Esta percepción también resulta aplicable a las marcas, por lo que se antoja fundamental conocer qué sensación deja el contenido que generamos para así poder realizar una correcta gestión de nuestra reputación que nos lleve a asentar unas adecuadas pautas de conducta a la hora de interactuar en la red. 

Traducido al ámbito de la web 2.0, tanto si somos un particular o una determinada empresa que titula un signo distintivo, nos interesará observar muy de cerca las tendencias o comentarios repetitivos que se producen sobre nosotros para así saber si estamos en la senda adecuada, bien potenciando aspectos de nuestro modelo de negocio, o por el contrario corrigiéndolos e incluso suprimiéndolos. Sólo así podremos rectificar cuestiones nocivas o perjudiciales para nuestra persona o marca. 

Obtenemos además un reflejo de nosotros mismos, esto es lo que se denomina como identidad digital. Esta acepción constituye nuestro pasaporte en la red porque se centra en lo que proyectamos o transmitimos hacia los demás dejando a un lado el impacto que pueda provocar. 

Relacionando estos dos conceptos, el reto no es otro que desenvolverse eficazmente entre intimidad, privacidad y protección de datos pues a menudo suele suceder que a raíz de lo que compartimos, tratamos de dar un enfoque totalmente diferente al que llega al resto de la gente, equivocándonos en lo que habíamos previsto inicialmente. Trazar una idea determinada sobre identidad no nos asegura nada ya que la reputación a la que hacemos frente es bien distinta a la que nos encontramos. Por tanto, no basta sólo con ser consciente de la existencia de estos elementos sino que hemos de monitorizar todo aquello que se dice acerca de nuestros productos o servicios y acto seguido gestionarlo debidamente buscando siempre una influencia positiva. 

Así pues, la reputación online es como un río que arrastra consigo todos los comentarios u opiniones que vierten los demás en torno a una persona o una marca, de ahí surge la imperiosa necesidad de controlarlo para que siempre su trayectoria sea fluida pudiendo así realizar un desglose de su efecto, ya sea positivo, irrelevante o negativo. Modificar la reputación digital conlleva cambiar la percepción de nuestra identidad en Internet. 

Hasta la fecha existen dos canales para conocer la reputación. El mercado permite saber a través de la comercialización del bien, qué características o prestaciones se han de mejorar sobre el mismo teniendo en cuenta la comunicación. Por otro lado, desde un punto de vista legal, a través de la web nos podemos encontrar con atentados a la libertad de expresión en forma de injurias, calumnias o vulneración del derecho al honor. 

Los límites de la reputación online se encuentran en la confluencia de la libertad de expresión con el derecho al honor, de tal manera que por ejemplo un insulto en cualquier contexto menoscaba nuestro prestigio pudiendo tener como defensa la vía legal o el mismo mecanismo de soporte que ofrecen las distintas redes sociales. 

Contradiciendo la mítica canción del grupo Mecano: Y lo que opinen los demás NO está de más.







Luís Ávalos Prado
Abogado 

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS




























viernes, 7 de noviembre de 2014

Una mujer distinta en cada país

Resulta controvertido el uso, o mal uso, de la imagen de la mujer en Publicidad y ello porque además, de la Legislación más o menos unificada a nivel internacional en relación con este mecanismo publicitario, en nuestro Estado las normas que rigen esta materia se encuentran condicionadas por el contenido de la L.O. 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género.

Lo anterior da lugar, en el ámbito publicitario, a que campañas idénticas en distintos países, resulten lesivas en mayor o menor medida según la normativa aplicable y la sensibilización acogida por ésta.

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De las últimas Sentencias Judiciales de relevancia en el contexto de ilicitud de una determinada campaña publicitaria por el uso inapropiado de la imagen del cuerpo femenino, se destaca la que ha protagonizado la conocida compañía de aerolíneas “Ryanair”.

La Sentencia fue dictada en base a una demanda presentada por la Asociación ADECUA, por un publicidad desarrollada por la compañía.

En la campaña, junto con la expresión- “Al rojo vivo”¡ y la tripulación!- se mostraban unas azafatas en bikini. Del mismo modo, se instaba la declaración de ilicitud sobre la promoción de venta de un Calendario titulado “Las chicas de Ryanair. Calendario benéfico de la tripulación de cabina 2013”.

Dichas campañas, según lo establecido en los Arts. 18 y 20.4 de la Ley General de la Publicidad después de su modificación por la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género, se declara ilícita la publicidad que tente contra “la dignidad de la persona o vulnere les valores y derechos reconocidos por la Constitución” entendiendo incluidos en esta previsión “los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar”

Lo que resulta llamativo de esta Sentencia es que hace mención expresa a dos Resoluciones referentes a la misma campaña, una dictada por el “Jurado de Deontología Publicitaria” francés, que no consideraba ilícita la campaña por no encontrarse las mujeres en posturas indecentes y defendía que el Calendario era de carácter benéfico y por tanto quedaba fuera de régimen sancionatorio alguno.

Más acorde a nuestra corriente se encontraba la Primera Autoridad en materia de publicidad del Reino Unido, en la que se estimó la ilicitud de la misma.

Finalmente, la Sentencia emanada del Juzgado de Málaga declaró ilícita y contraria a Ley ambas campañas de la compañía Ryanair.

Parece extraño que según el país en el que se lance una promoción, determinados grupos sociales estén más o menos protegidos...








Rosa Selva Morán
Abogada
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS









viernes, 31 de octubre de 2014


LA CURIOSA HISTORIA DEL NACIMIENTO DE LA MARCA GRÁFICA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO: EL CASO NIKE

Una de las preocupaciones más relevantes que acompañan al profesional asesor de propiedad industrial es la de poder transmitir a nuestros clientes la obligación que tienen de proteger registralmente el resultado de sus creaciones intelectuales.

La historia reciente está llena de curiosos supuestos en los que por no proteger una obra intelectual, su creador ha salido perjudicado claramente en detrimento de un tercero, que con mayor visión empresarial, ha salido plenamente consciente de la importancia que para la realidad comercial supone un registro marcario.

Por todos resulta especialmente llamativo el caso de la que sin duda es la marca gráfica más valiosa del mundo en términos económicos. Nos referimos al “swoosh” o símbolo gráfico que acompaña en el mercado  a los productos de la marca deportiva “NIKE”. Y es especialmente curioso, porque en este supuesto se dan las connotaciones precisas, como para colegir en una existencia la importancia de una correcta protección marcaria, como fue éste el caso, como falta de la misma.

Efectivamente, en 1978, Carolyne Davidson, una diseñadora estudiante de la Universidad de Portland en Oregon, recibe un encargo por sólo 35$, de un empresario novel, Phil Knight, pata diseñar la imagen para una nueva marca de prendas deportivas, que aune elasticidad, velocidad y resistencia, cualidades de todo buen atleta. Para ello, Carolyne se sirve de la diosa Niké, diosa griega de la velocidad, y de su mayor representación artística: la imagen que aparece en la proa de una nave en la que parcialmente se aparece el cuerpo alado y ubicado con un dominio del espacio realmente magistral en el juego de escaleras de varios pisos en el museo de Louvre de Paris.

Bien es cierto, que esos 35$ fueron magníficamente empleados por Phil Knight, quien con una gran labor comercial, apoyada especialmente por un contrato publicitario millonario con el que probablemente es el mejor deportista de todos los tiempos, Michael Jordan, fue adelantando en volumen de ventas a la competencia, especialmente Adidas y Puma, hasta convertirse en el monstruo empresarial que hoy es. 

Pero la pregunta hubiera sido, ¿qué hubiera pasado si Carolyne Davidson se hubiera protegido registralmente y por el contrario, hubiera otorgado una licencia de uso en lugar de ceder su obra creativa?

La conclusión es clara: con protección registral se pueden negociar derechos; sin ésta y con un producto de claridad toparemos con la imitación de terceros y sin mecanismos sólidos de defensa. Protejamos pues, siempre que sea posible. 

Rafael Jiménez







Rafael Jiménez Díaz
Abogado y Agente de la Propiedad Industrial
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS


jueves, 23 de octubre de 2014

FERNÁNDEZ-PALACIOS, PREMIO ANDALUCÍA EXCELENTE A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El despacho de abogados FERNANDEZ-PALACIOS es una de las empresas galardonadas con el Premio Andalucía Excelente 2014, concretamente en la categoría de Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial. El galardón será entregado en una gala que tendrá lugar en el Hotel Villa Padierna de Marbella el próximo 14 de noviembre.


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Fernández-Palacios Abogados es una firma sevillana de Juristas – establecida también en Madrid y, con proyección internacional-, especializada en todas las disciplinas jurídicas relacionadas con los bienes intangibles de las empresas. Entre sus especialidades destacan la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos, así como Publicidad, Derecho de la Comunicación y Reputación on-line de las empresas.
Fernández-Palacios Abogados cuenta ya con diez años de experiencia y con un equipo de profesionales formados en firmas nacionales de primer nivel. La empresa fue fundada en el año 2005 por D. Luis Javier Fernández-Palacios Clavo, profesional consagrado en la disciplina de Propiedad Industrial. Desde entonces la firma ha crecido vertiginosa pero sólidamente, en su primera década de existencia.

El valor añadido de FERNANDEZ-PALACIOS ABOGADOS se concreta en la prestación a sus clientes de un servicio integral en bienes intangibles, lo que no hace la competencia, ya que asesora también en temas de imagen (publicidad, comunicación, reputación on line) y Nuevas Tecnologías.

El empuje de la firma en los últimos años le ha permitido erigirse en líder no sólo en Andalucía, sino igualmente a nivel nacional. Su éxito proviene de una fórmula comercial que ofrece al potencial cliente una completa auditoría gratuita de bienes intangibles que permite conocer al empresario sus necesidades en marcas, patentes, propiedad intelectual, nuevas tecnologías, publicidad y reputación on-line.

En materia de Propiedad Industrial, su labor abarca el asesoramiento jurídico y defensa de los derechos marcarios y los emanados de invenciones técnicas, así como la gestión administrativa de los mismos ante los distintos organismos que rigen la disciplina a nivel nacional e internacional. Para cumplir con el nivel de exigencia que se presupone de Fernández-Palacios Abogados en el mercado, la Entidad tiene establecida una red de corresponsales extranjeros que le permite garantizar la defensa de sus derechos sobre la propiedad industrial en cualquier lugar del mundo, contando con corresponsalías en todas sus capitales.

Por su parte, el Área de Propiedad Intelectual del Bufete Fernández-Palacios Abogados ofrece un servicio integral de asesoramiento en todos aquellos aspectos relacionados con las creaciones intelectuales, conformados entre otros, por la defensa de los derechos sobre cualquier tipo de obra (literaria, artística o científica), autores, artistas, fundaciones y museos, discográficas y promotoras musicales, productoras y distribuidoras audiovisuales, televisiones y entidades de radiodifusión, editoriales literarias y musicales, empresas de desarrollo de software, agencias de publicidad y entidades de gestión.

Gracias a la calidad de los profesionales del despacho y a un servicio personalizado FERNANDEZ-PALACIOS ABOGADOS se ha convertido en el  breve plazo de diez años en una incuestionable empresa de referencia nacional.


Sobre los Premios “Andalucía Excelente”

La I edición de los Premios Andalucía Excelente es una iniciativa de la empresa El Suplemento S.L. dentro de su estrategia por expandir su presencia y por reconocer la labor y el talento de empresas y personalidades en la sociedad española.  Estos galardones tienen como finalidad poner en valor el trabajo de emprendedores de muy diferentes sectoresque trabajan a diario por posicionar la marca España y el entramado empresarial español en niveles muy altos tanto aquí como fuera de nuestras fronteras.

En este sentido, El Suplemento ha celebrado ya tres ediciones de Premios a nivel nacional. Ahora su intención es expandir esta filosofía a las diferentes áreas geográficas españolas y premiar el talento existente en la comunidad de Andalucía con estos Premios #AndalucíaExcelente

Se valorará la innovación, creatividad, responsabilidad social o internacionalización de empresas andaluzas que han logrado colocar en la vanguardia empresarial a través del “saber hacer”, de la diferenciación y del esfuerzo.

En total serán unos 30 galardonados en la gala que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en un entorno exclusivo inmejorable y reconocido a nivel internacional, el hotel Villa Padierna de Marbella, único hotel en Andalucía que cuenta con seis estrellas y líder del ámbito del turismo en la Costa del Sol.




 

lunes, 28 de julio de 2014

EL NUEVO RÉGIMEN ADUANERO ANTI-COUNTERFEITING


Las medidas de vigilancia aduanera para combatir la piratería están todavía infrautilizadas, pese a que constituyen un medio sencillo y eficaz para interceptar los productos infractores en la aduana antes de que entren en territorio comunitario.

El pasado 12 de junio el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobaron el Reglamento 608/2013 relativo a la vigilancia por las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual. 

El nuevo Reglamento, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, pretende reforzar la tutela de los distintos derechos que conforman la Propiedad Industrial e Intelectual (tales como marcas, patentes, diseños industriales, derechos de autor, indicaciones geográficas, etc.) por parte de las autoridades aduaneras y evitar la comercialización ilegal de productos.

Para ello, el Reglamento permite a los titulares de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual llevar a cabo la correspondiente “Solicitud de Intervención” para tres escenarios distintos: i) para un Estado de la UE, ii) para varios Estados de la UE y iii) para toda la Unión Europea.
El Reglamento anterior no abarcaba determinados derechos de propiedad industrial, por lo que, se ha procedido a la inclusión de modalidades no amparadas hasta ahora.

Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, estarán amparadas marcas, diseños industriales, derechos de autor, indicaciones geográficas, patentes, certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad y nombres comerciales.

Ello no obstante, queda excluida la vulneraciones de derechos derivadas de comercio paralelo ilícito (fabricadas con el consentimiento del titular pero introducidas en el Espacio Económico Europeo por primera vez sin su consentimiento) y las sobreproducciones no autorizadas (fabricación en exceso de mercancía por una persona en principio autorizada a producir menos unidades).

Además, se establece un procedimiento simplificado para destruir las mercancías incautadas sin que sea necesario determinar si se ha producido una vulneración de un derecho de propiedad intelectual. La destrucción tiene lugar si en un plazo de 10 días hábiles desde que la aduana notifique la retención (tres días si son productos perecederos), el importador confirma la vulneración y consiente la destrucción o deja pasar este plazo sin pronunciarse. Si el importador se opone a la destrucción, el solicitante de la medida deberá iniciar un procedimiento judicial para determinar si se han vulnerado o no sus derechos.


Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual 



Emilio Hidalgo
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

miércoles, 25 de junio de 2014

UN SLOGAN, UNA MARCA


La figura de los “lemas” o marcas “slogan” como signo distintivo y, derivando de esa distintividad, su susceptibilidad de inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas,  ha sufrido una importante evolución en los últimos tiempos ya que en su práctica tradicional, se condicionaba la protección de esta clase de marcas a que el titular de la misma tuviera igualmente inscrita una marca base que se reprodujera en la marca slogan y que la frase publicitaria se utilizara para servicios recogidos en la clase 35ª, concretamente, los de publicidad. Por ello, en tanto en cuanto ese lema no fuera acompañado de la llamada marca base y se solicitara para servicios publicitarios, no se consideraba suficientemente distintiva, y, por tanto, susceptible de concesión registral.

Al carecer dicha anterior interpretación de base legal, strictu sensu, la práctica vigente en la actualidad es la de que no se exige que la “marca slogan” contenga una “marca base”.

Tampoco se exige que esa limitación de la protección exclusivamente para los servicios de la clase 35ª, de orden publicitario.

Debido a esta evolución, se han registrado marcas lema tan curiosas como “EN MEDIO COMO LOS JUEVES”, o “LIBRES COMO EL VIENTO”.

Estas decisiones están respaldadas por la Instrucción de Examen num. 4 del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina de 11 de noviembre  de 1997, en el siguiente sentido: “...la marca slogan no constituye una clase especial de signo distintivo que deba satisfacer unas exigencias o condiciones diferentes al resto de las marcas”.

Así, los principios que rigen para las marcas slogan son:

-      El registro de frases publicitarias no tiene que someterse a requisito alguno específico diferente de los que pueden exigirse para cualquier marca.

-      Las frases publicitarias no tienen que ir acompañadas de “marca base” alguna.

-   El hecho de que las marcas slogan posean carácter publicitario no implica que las mismas deban de solicitarse y ordenarse en la clase 35ª, sino que se pueden solicitar en la clase correspondiente del Nomenclátor, según los productos o servicios concretos a que se vaya a destinar dicho slogan publicitario.

-    Únicamente serán denegadas las marcas slogan si incurren en cualquier prohibición absoluta o relativa contenida en la Ley de Marcas.

Por tanto, y según esta Instrucción, esa Oficina Española de Patentes y Marcas admite, por lo común, el acceso registral de la marca slogan siempre y cuando posea suficiente fuerza distintiva, sin necesidad de ir acompañada de una marca base.

En numerosas ocasiones el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la validez y plena admisibilidad de este tipo de signos que recogen frases publicitarias y se ha decantado en el mismo sentido, sentando así una doctrina uniforme de admisibilidad de las marcas “lema” o “slogan”. Así, de las más ilustrativas es la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 25 de febrero de 2004:

“También se daría, en su opinión, la coincidencia de productos, ya que hasta la Instrucción dada por el Director del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de noviembre de 1997, este Organismo administrativo establecía la obligación de solicitar las marcas publicitarias en la clase 35 del Nomenclátor Internacional, que protege los servicios de publicidad, debiendo acompañarse dicha marca publicitaria de una marca base que estuviera concedida y que perteneciera al mismo titular de la marca slogan solicitada. De manera que este tipo especial de marcas protegía y se extendía no sólo a los servicios comprendidos en la clase 35 del Nomenclátor, sino también a los productos y servicios protegidos por la marca base”.
“…Sin embargo, resulta más acorde con las disposiciones de la Ley el admitir el registro de las frases publicitarias en cualquier clase del Nomenclátor que tenga relación con el producto o el servicio que va a distinguir.
2º. De igual forma sucede con el requisito que se venia exigiendo de que la frase publicitaria debía ir acompañada de la llamada "marca-base", del mismo solicitante y que se hallase en vigor.
Al no haber un apoyo legal en la Ley de Marcas para exigir dicho requisito, es preciso modificar nuestra forma de actuar, de manera que una solicitud de registro de frase publicitaria no será suspendida en ningún caso por el hecho de que junto a ella no figure la "marca-base".


Inventemos frases distintivas y la marca está servida...




Rosa Selva Morán
Abogada
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS



viernes, 23 de mayo de 2014

NOTORIEDAD O RENOMBRE ¿CONOCES MI MARCA?


Como es bien conocido, el artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, siguiendo la estela de la directriz comunitaria, contempla la figura de las marcas con un plus de conocimiento para el público, consecuencia del buen hacer empresarial y de la publicidad que se la haya podido atribuir a un producto o servicio, en contraposición a la marca meramente ordinaria, que aún no ha adquirido un grado de conocimiento relevante en el consumidor o usuario, bien porque se encuentra en un momento muy incipiente de su vida, bien porque su titular no ha conseguido transmitir el conocimiento del producto o servicio a una parte importante del público al que va destinada la marca.

La determinación de ese plus de conocimiento por el consumidor o usuario atribuye como no podía ser de otra manera a su vez, un plus de protección en referencia al “ius prohibendi” que trasciende de la mera reivindicación tabular o registral y, que extiende dicha prohibición, más allá de lo que se colige de la literalidad en la protección inicial. Para que una marca sea calificada como no ordinaria, es preciso que la misma se adapte o cumpla los requisitos que la ley exige para dicha declaración y que pasan por condiciones de exigencia de conocimiento objetivo, es decir, que el carácter del conocimiento de la marca sea público y evidente; subjetivo, esto es, que la marca sea conocida por los sectores interesados o por el público en general; geográfico, por lo tanto,  que la valoración de la notoriedad o el renombre deba tendencialmente abarcar al territorio relevante o al menos a una región sustancial del mismo; y por último, el alcance temporal, es decir que dicha condición sea alcanzada antes de cualquier registro contra el que se pretenda hacer valer la preferencia.

Sin embargo, no existen muchos tratados doctrinales que estudien las diferencias entre una marca notoria y una renombrada. La literalidad de la Ley nos lleva a concluir en que la segunda nace de la primera, haciendo uso de la fórmula gramatical “cuando la marca sea conocida por el público en general…”.  A pesar de ello, y salvo en casos excepcionales, no existe una regla más allá de la expuesta, que pueda dividir las marcas extraordinarias en referencia al conocimiento del consumidor,  entre notorias y renombradas y, sobre todo no se aclara con la concreción que sería de desear, lo que debe entenderse por el público en general.

Parte de la doctrina, sobre todo la alemana, que en esto del estudio puramente marcario siempre llevará la voz cantante, el renombre debe asociarse a conceptos tales como “fuerza distintiva única”, “singularidad competitiva” o “posesión de estado en el mercado”. Incluso en su momento el inicial proyecto de nuestra Ley de Marcas, llegó a llamar renombradas a aquellas marcas notorias que habían sido registradas,

Lo cierto y verdad es que para que una marca sea considerada renombrada es preciso  finalmente que un Juez proceda a un análisis caso por caso sin pautas preestablecidas y que puedan ser concluyentes sobre el soporte de criterios basados en porcentajes, lo que supone un sinónimo de absoluta discreción subjetiva del Juzgador. Es cierto que no es común de una normativa general fijar porcentajes de facturación, utilización o similar, pero sin esta objetividad, los conceptos de notoriedad y renombre quedan en manos de una subjetividad demasiado criticable, tomando en consideración los efectos y consecuencias que cada uno de estos conceptos lleva consigo y, que pasan nada más y nada menos por extender el “ius prohibendi” sólo a los productos o servicios afines, o a todas las clases y productos del nomenclátor.

La pregunta sería: ¿es factible que una normativa tan extensa en conceptos como la marcaria pueda contemplar en su clausulado, expresiones objetivas numéricas de porcentajes para definir conceptos?. No es muy común, pero ¿no sería más lógico y sobre todo, no beneficiaría al importante principio de seguridad jurídica?


Cristina Jiménez Díaz




Cristina Jiménez Díaz
Abogado
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

jueves, 8 de mayo de 2014

REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: “EL EMBUDO SIGUE ABIERTO”
En un mundo tan sumamente voluble pocas cosas hay a lo que pueda uno agarrarse sin el menor atisbo de duda. Entre este raro y exiguo contingente pueden situarse el trascurso de las estaciones, la salida y el ocaso del sol o la subida y descenso de las mareas. Estas últimas tienen por costumbre, y al menos dos veces al día en cada rincón del planeta, ascender hasta llegar a su máximo, llamado pleamar, para luego mantenerse estacionarias por un breve período de tiempo, y finalmente retroceder hasta llegar a su mínimo, llamado bajamar, produciéndose a continuación otro período estacionario que reinicia cada ciclo.
Pues bien, en lo que respecta a la propiedad intelectual parece que las aguas empiezan a descender para los infractores. Si hace apenas 10 años primaba en nuestro legislador la conciencia de la incontestable oportunidad que suponía el aprendizaje y la extensión del manejo de Internet en los hogares; época en que «ponerle puertas al campo» era una expresión utilizada en las alturas para tratar de endulzar una hiriente realidad, hoy por hoy empieza a ser la necesidad de protección de las creaciones intelectuales, la que goza de su atención. Tal vez no operando por convicción, pero sí ante la contundencia de las cifras.
Esto no sólo representa una buena noticia para sectores culturales en peligro de extinción, sino para todos los titulares de creaciones cuyos derechos son diariamente vulnerados en Internet, bien directamente, o bien con la aquiescencia de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que, amparados por requisitos como el conocimiento efectivo o las características de los enlaces, se lucran del esfuerzo ajeno.
A nadie se le escapa que antes de que fueran conocidos los recientes proyectos de reforma del Código Penal y del Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual, pocos eran los tribunales que discrepaban de los planteamientos de la fiscalía, tendentes a esforzarse en considerar que no se apreciaba el ánimo de lucro, pese a los lucrativos ingresos por publicidad de las páginas infractoras. En este sentido cabe rendir homenaje a la labor de la Audiencia Provincial de Vizcaya o las recientes sentencias de las Audiencias de Valencia y Castellón, pese a que vinieran a decir algo tan obvio como que las tareas que realizaban los propietarios de las webs de enlaces sobrepasaban a las de mero intermediario.
Y el pasado resulta obligado porque, según parece, ahora empiezan a cambiar las tornas. Un buen signo del evidente cambio lo constituye la decisión adoptada hace escasos días por prestadores de servicios tan conocidos como Series/Pelis Yonkis o Cinetube, al tratar de cambiar su negocio hacia el modelo de cobro por streaming o pago por visionado en línea.
Lo cierto y verdad es que tanto el Proyecto de Reforma del Código Penal, que tipificará expresamente en su artículo 270 la actividad de enlazar como delito, como el que reformará la normativa de Propiedad Intelectual, modificando la redacción del artículo 138 para introducir la figura del prestador de servicios que induzca, coopere o simplemente se lucre teniendo control sobre los infractores; suponen pasos en la dirección correcta. Con esta finalidad, la nueva redacción del artículo 138 LPI incorpora a la actual lo siguiente:
Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Lo anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en la medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley para su aplicación.
Ahora bien, no podemos relajarnos. Y ello es debido a que persisten todavía multitud de incertidumbres para los titulares de derechos. Buena prueba de ello lo sería el célebre conocimiento efectivo, difuso paraguas al que se acogen, y acogerían los propietarios de multitud de webs para alegar que no son conscientes de las actividades llevadas a cabo por los usuarios en sus páginas, pues dicha exención permanece incólume.
A juicio de este autor, la exención de responsabilidad que constituye el conocimiento efectivo, si bien se intenta acotar con la reforma del artículo 138 de la LPI, resulta todavía excesivamente amplia y ambigua. Por decirlo llanamente, por más que se afina el embudo, todavía no obstruye el paso.
En definitiva, pese a que puede afirmarse sin ningún género de duda que la marea está cambiando, y nadie puede negar la evidencia, el cambio es todavía escasamente perceptible; el embudo sigue abierto.




Agustín Llavata Silva
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS


viernes, 2 de mayo de 2014

EL INSACIABLE APETITO VORAZ DE LA MARCA QUE ESTÁ ACABANDO CON LA FIGURA DE SU HERMANO PEQUEÑO: EL NOMBRE COMERCIAL


Quienes en el día a día nos dedicamos a proteger signos distintivos nos preguntamos ciertamente la importancia real que en la fecha actual tiene consigo la figura del nombre comercial.

La misma es utilizada muy residualmente por la actual Ley de Marcas que únicamente le dedica 5 artículos, pues su cuerpo normativo se remite a la figura jurídica estrella en Propiedad Industrial, cual es la marca. Esto de por sí, ya debería ser suficientemente indicativo de la ausencia de relevancia del nombre comercial en la realidad normativa, pero es que incluso desde la perspectiva empresarial, tampoco es ésta una figura de una mínima relevancia.

Desde el punto y hora de que un nombre comercial viene definido legalmente por un signo que sirve para distinguir a un empresario de otro, existiendo la figura de la marca de servicios que no hace sino distinguir la principal función de un empresario en el mercado, que es la prestación de servicios u ofertar productos- lo que no deja de ser una actividad empresarial-, la figura del nombre comercial podría quedar subsumida, si el legislador así lo estimase, en la marca de servicios.

Esta reflexión cobra sentido desde el momento en el que la actual Ley de Marcas priva por si misma de relevancia al nombre comercial. De hecho, parece que el único motivo real para mantenerlo en derecho positivo pasa por la obligación de proteger el nombre comercial según el artículo 8 del Convenio de la Unión de Paris, que predica la relevancia del nombre comercial notorio no registrado frente a depósitos marcarios posteriores.

Pero más allá de ello y tomando en consideración que es perfectamente posible con la Ley de  en la mano la desvinculación y, por lo tanto, cesión y venta del nombre comercial, de la empresa con la que coincide en denominación social, esta figura pierde su sentido. Si a ello añadimos que ya no es preciso en la Ley actual la acreditación del Alta en el Impuesto sobre actividades económicas  o la escritura en la persona jurídica, necesariamente hemos de concluir que si bien conceptualmente la figura del nombre comercial puede tener un sentido, lo cierto y verdad es que no hay una sola  que no pueda ser sustituida por la marca.

Muchos nos tememos que como ocurriera con la figura del rótulo de establecimiento, el apetito voraz de la marca y su concepción integral dentro del mundo de los signos distintivos, acabara por cobrarse una nueva víctima: el nombre comercial.

Rafael Jiménez




Rafael Jiménez
Abogado y Agente de la Propiedad Industrial
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS