MARCATHLON: EL RECORRIDO DE LAS MARCAS

El próximo sábado 26 de Abril,  con ocasión de la celebración del Día Mundial de la

Propiedad Intelectual, la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) organizan la campaña “Marcathlon: El recorrido de las Marcas”.

Se trata de un evento educativo, lúdico y gratuito, que tendrá lugar en los jardines de Azca (Madrid),  que tiene como objetivo concienciar a la sociedad, a través de juegos y pruebas, de manera divertida, de la importancia de la innovación, la marca y el diseño para nuestra economía, ya que  el consumidor no siempre es consciente de todo aquello que hay detrás de la compra de un determinado producto o servicio con marca: Las empresas titulares de marcas aportan el 46% del total de los ingresos tributarios en España y ocupan al 33% de la población activa española. El PIB atribuible a las marcas supone un 40% del total del PIB de la economía española.

El evento contará con dos tipos de actividades:

·         Gincana educativa con juegos y pruebas didácticas para niños, colegios y familias (de 6 a 15 años) a partir de las 10.00h

·         Carrera para adultos (mayores de 16 años) de 5.2 km a las 12.00h

A esta acción se han sumado ya importantes empresas, Asociaciones e Instituciones y está teniendo gran repercusión en medios de comunicación con más de 4.000 entradas en internet.

Esta acción conjunta de sensibilización pretende difundir, entre los más pequeños y en la sociedad en general,  el conocimiento y el respeto hacia la innovación, el emprendimiento y la protección de estas a través de marcas, patentes y diseños.

Un evento único y a pie de calle  que reúne en torno a una misma campaña a distintos actores tanto españoles como internacionales que juegan un papel en el mundo de la Propiedad Industrial: titulares de marcas,  instituciones públicas y privadas, asociaciones sectoriales, despachos de abogados y agencias de la Propiedad Industrial.

Los participantes podrán inscribirse con antelación y obtener más información en la web www.marcathlon.com y realizar todas sus dudas en el correo info@marcathlon.com

LA SENTENCIA NARANJA

Todos sabemos que resulta difícil de entender la distintividad de una marca o signo constituido por un color, sin más aditivos que ese, el color.

En el caso del color naranja con el que la entidad Orange distingue sus productos y servicios se ha suscitado un curiosa situación que vienen motivada por el tipo de protección de carácter territorial que ostenta.

La marca titulada por Orange procede de la solicitud internacional nº 908.137  con efectos en España, entre otros países firmantes del Sistema de Madrid de protección internacional de signos distintivos consistente en la imagen de un cuadrado de color naranja.

La entidad Jazztel Telecom, que defendía el uso del color naranja en su marca llegó a atacar la exclusividad sobre un cuadrado de color naranja llegando en su pugna desde la solicitud de su marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas, hasta el Tribunal Supremo que en su Sala Tercera ha sido absolutamente tajante manifestando que sí existe la posibilidad de que se obtenga un derecho de exclusiva sobre un color en particular pero en supuestos muy excepcionales.

Para que un distintivo alcance su nivel máximo individualizador capaz de de generar la asociación inmediata de un bien o producto a una marca concreta y al origen empresarial de la misma, ha de haberse producido fruto del uso previo al propio registro y haber obtenido esa distintividad gracias al citado uso.

¿cómo se demuestra esta conexión ese grado de distintividad adquirido?

A través de estudios de mercado que acrediten el grado de conocimiento de la marca solicitada, la cuota de mercado y la posición que ocupa en ese ranking del sector, en este caso, en el mercado español.

Del estudio que se realizó el resultado se basó en que el 49 de los encuestados reconoció el cuadrado naranja y, de este porcentaje, sólo el 80 % lo vinculó a la compañía Orange. Por ello, el Tribunal consideró que tenía una distintividad débil, con independencia de que en otros Estados en que este signo cuenta con una protección a través del Sistema de Madrid, resulte suficientemente distintivo en el caso de suscitarse un enjuiciamiento similar.

El motivo de la diferencia es sencillo. Porque el estudio de mercado que se realizara pudiera arrojar un porcentaje mucho más alto de conocimiento y de distinción.

¿evidencia este caso qué peso puede tener el consumidor en el ámbito marcario? ¿quién está más protegido por la propiedad industrial, las entidades titulares de los derechos o los consumidores que tienen en su mano cristalizar la distintividad de un mismo signo según el grado de conocimiento en el país al que pertenezcan estos últimos?

Rosa Selva Morán

Abogada

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

EL MONSTRUO DE LAS GALLETAS

Es la pesadilla de todo prestador de servicios por internet: el tratamiento de las cookies de su página web.

Por desgracia, en el mundo de las TIC´s las cookies están de moda, y no precisamente por un nuevo sabor de chocolate azteca, sino porque se están empezando a sancionar a los administradores de las páginas web que no se adecuan a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). 

Y es que desde que entró en vigor la reforma de esta ley, el 1 de abril de 2012, no ha habido movimiento hasta hace relativamente poco tiempo. Parece que el monstruo estaba aguardando en su cueva, sigiloso, para aparecer de repente y comenzar con su voraz política sancionadora que, cuestiones políticas al margen, a mi humilde entender tienen una clara función recaudadora.

Pero ¿qué son realmente las cookies? Grosso modo son unas pequeñas informaciones enviadas por un sitio web y que se almacenan en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario. Las cookies sirven, por un lado, para llevar el control de los accesos de los usuarios, por ejemplo, se almacenan cuando se introduce nombre de usuario y contraseña; por otro lado las cookies sirven para conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, aunque en muchas ocasiones se trata de intentos de spyware (programas espía), por parte de agencias de publicidad.

Esto puede causar importantes problemas de privacidad, siendo una de las razones por la que las cookies tienen sus fieles detractores.

Como decimos, la concreta consecuencia de “tocar” la privacidad de los usuarios es lo que hace a la administración pública regular el tratamiento de las cookies y, por tanto, regular igualmente una serie de infracciones con sus correspondientes sanciones.

Para que el lector se haga una idea, según el artículo 38.3 de la LSSI, se considera infracción grave:

i) El incumplimiento significativo de las obligaciones de información o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22.

Igualmente, el artículo 38, en su apartado cuarto establece como infracciones leves:

g) El incumplimiento de las obligaciones de información o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22, cuando no constituya una infracción grave.

Por tanto, el legislador ha querido abarcar este tipo de infracciones, no sólo en los casos más graves, sino también en el mero hecho del incumplimiento.

En definitiva, las sanciones previstas para estos casos comprenden una multa por la comisión de infracciones leves, de hasta 30.000 euros, y en caso infracciones graves, multas oscilantes entre los 30.001 hasta 150.000 euros.

Con todo ello, no pretendo alarmar a los prestadores de servicios por internet, pero no está demás que conozcan la realidad que día a día se va observando en los despachos de abogados, donde nos encontramos con clientes que nos llaman tras abrir una carta de la administración, encontrándose con propuestas de sanciones de cantidades muy importantes, por presuntas infracciones de la LOPD y LSSI dentro de los contenidos de sus páginas web.

Somos conscientes de las molestias de organizar una prevención legal, y más en relación a las Nuevas Tecnologías (algo segundario según muchos) pero, y no hay más verdad que el refranero español tradicional: "más vale prevenir que curar".

Ojo, que el monstruo de las galletas está al acecho.

Javier Del Rey.

Abogado

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

IMPORTANCIA DEL ELEMENTO DENOMINATIVO FRENTE AL GRÁFICO EN LAS MARCAS MIXTAS. EXCEPCIONES

Las marcas mixtas están compuestas por un elemento denominativo (uno o varios vocablos) y el gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un elemento predominante.

En el tráfico mercantil prevalece, salvo dos excepciones que trataremos más adelante, la  vertiente verbal o denominativa, respecto de las demás, al constituir su función identificadora. Este principio es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trata de un vocablo descriptivo.

La prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos surgió de la jurisprudencia.

Fiel reflejo de lo expuesto, lo encontramos en la STS de 26 de febrero de 2009 (RC 6029/2006) que determina que, aunque sometido a matizaciones, es adecuado considerar prevalentes los elementos denominativos respecto de los gráficos.

Igualmente, el Tribunal Supremo, por ejemplo, en sentencias de 18 de junio de 2012, de 7 de octubre de 1983  y de 25 de junio de mismo año, se decantó de manera clara en la prevalencia en las marcas mixtas del elemento denominativo.

“EN EL TRAFICO MERCANTIL PREVALECE EL ASPECTO VERBAL SOBRE TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS INTE­GRADOS EN LA MARCA, POR LA BIEN SIMPLE RAZÓN DE QUE ES DE AQUELLA MANERA ORAL, Y CON REFE­RENCIA EXCLUSIVA AL NOMBRE, COMO LOS PRODUC­TOS ORDINARIAMENTE SON DEMANDADOS POR EL CONSUMIDOR”-

Por último, la Sentencia de ese mismo Tribunal de 25 de marzo de 1997 contempla:  “... aunque gráficamente sean diferentes los signos, no lo son cuando se trata de denominarlos a través de las palabras, de suerte tal que si bien, en razón a la diversidad de los productos, cabe descartar el riesgo de confusión entre éstos, no cabe descartar el riesgo de asociación, ni el aprovechamiento indebido de la actividad y coste empresarial de difusión a través de anuncios y propaganda integrada tan sólo por ese componente fonético”.

La manera más clara de entender esto es por que el público usuario o consumidor demandará en el mercado los signos por su denominación y no de forma descriptiva.

Frente a lo expuesto hasta ahora,  existen dos excepciones:

                a.- Que el logo sea muy relevante: imaginemos que un tercero hace uso de una leyenda poco distintiva, con un logo realmente distintivo.

                 b.- Que la denominación sea débil: marcas cuyas leyendas denominativas son débiles y sus titulares tienen que incluir un elemento gráfico realmente distintivo para que estas puedan ser marca válida.

Dicho lo anterior, ¿podría considerarse que el titular de una marca mixta con una leyenda denominativa poco distintiva pero con un gráfico realmente caracterizador podría oponerse a la marca de un tercero que reprodujera  el elemento denominativo?

Cristina Jiménez

Abogado

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS

LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL

El tratamiento penal de los delitos contra la propiedad industrial ha sido nuevamente objeto de modificación en el controvertido Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en lo que supone un acercamiento a las posiciones legislativas anteriores a la reforma operada por la reciente LO 5/2010, que introdujo por primera vez tipos atenuados y la creación de una falta en el Art. 623.5.

Pues bien, quizás una de las modificaciones más importantes estribe en que con la nueva reforma se eliminará el Art. 623.5 y, consecuentemente, la mención que a ella se efectuaba en el tipo atenuado de Art. 274.2, el cual en referencia expresa a la distribución al por menor, señalan que:

“No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5”.

Es importante señalar que aunque en un principio podría pensarse que; como en una suerte de pecado original, desgraciadamente, es éste uno de los tipos que más acusan el signo político del legislador de turno y que estamos ante un nuevo giro “a la derecha” del espectro político, sin embargo, esta desaparición de la falta del Art. 623.5 no responde a criterios de política criminal singularizada o particularizada, sino a una decisión política mucho más amplia que lleva al Legislador a suprimir de un modo definitivo el catálogo de faltas del Libro III del Código Penal al evidenciarse la necesidad imperiosa de reducir la litigiosidad penal y reconducirla a ámbitos civiles o administrativos.

Así, se señala en su Exposición de Motivos que:

“De otra parte, se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el libro III del Código Penal, si bien algunas de ellas se incorporan al libro II del Código reguladas como delitos leves. La reducción del número de faltas —delitos leves en la nueva regulación que se introduce— viene orientada por el principio de intervención mínima, y debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles”.

En definitiva, la distribución al por menor pasa a ser configurada como delito leve, aunque el beneficio obtenido por ello sea inferior a 400 euros.

O por decirlo de otro modo, con la nueva regulación propuesta, toda venta ambulante será constitutiva de delito con independencia de la cuantía del beneficio obtenido.

Finalmente, a la venta ambulante u ocasional de los productos ilícitos le seguirá siendo un subtipo al que le será de aplicación la pena de prisión de seis meses a dos años y, en parecidos términos, la atenuante de introducida por la LO 5/2010 al señalarse que no obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.

Emilio Hidalgo

FERNANDEZ-PALACIOS, Abogados.

LA POSIBILIDAD DE REGISTRAR MARCAS EN FUNCIÓN DEL SENTIDO CON EL QUE SE PERCIBAN


Desde los primeros escritos doctrinales ha llamado poderosamente la atención de los eruditos en esta disciplina de la propiedad industrial el de si es posible el registrar signos que no vengan compuestos por un contenido visual o auditivo.

La práctica totalidad de las marcas gozan de una percepción visual y, por lo tanto, se valen de una leyenda denominativa, de un gráfico o de un componente mixto que aglutina a ambos conceptos. Incluso se admiten las marcas tridimensionales, generalmente pensadas para latas o botellas, pero siempre integradas por un importante contenido visual.

Más compleja es la protección de signos auditivos exclusivamente, puesto que la Ley exige para la habilidad o aptitud marcaria que el signo en cuestión pueda “representarse gráficamente”. Esto que no es un problema de relevancia para tonos cortos, puesto que son fácilmente representables en la escala de una pentagrama (así ocurre con el tono de “NOKIA” protegido como marca en numerosos países), no encuentra fácil acomodo cuando nos referimos a sonidos que no son fácilmente representables a la vista.

Curiosísimo resultó el intento de protección del sonido gutural del León de la Metro, que hubo de ser representado por una sonograma o sonido que se representa con subidas y bajadas de líneas en función del grado de potencia y de los tonos graves o agudos. Sin embargo, finalmente no fue protegido el rugido pues no se admitió dicho sistema de representación visual de un sonido. Un caso similar lo encontramos en la Oficina norteamericana con el característico sonido del motor de una Harley Davidson, que siendo peculiar respecto de otras marcas, indiscutiblemente diluye el concepto de exclusividad que debe acompañar a toda marca y, que en casos como éste, se torna en prácticamente inviable.

Y sidifícil es admitir el registro de una marca sonora, esta dificultad se torna en imposibilidad desde el punto y hora en que el sentido del que nos hemos de servir para constatar una realidad marcaria nace del olfato, el tacto o el gusto. Curiosísimos casos y muy sonados-aunque no sea éste del sonido el sentido apropiado para el estudio-, lo fueron el intento de protección del olor a césped recién cortado que fue admitido por un Organismo tan serio con la Oficina nacional alemana de marcas o el de la fresa salvaje, que se intentó proteger en los Estados Unidos, esta vez sin éxito.

Y es que realmente la controversia no se debe centrar tanto en si conceptualmente es o no posible el depósito de una marca olfativa, táctil o gustativa, sino en si realmente tiene ésta una actividad o utilidad práctica. El objetivo de todo depósito marcario no es sino el de prohibir a terceros que puedan hacer uso de una signo similar al nuestro.

Desde el punto y hora en que a diferencia de lo que ocurre con el órgano de la vista, en el que se aprecia una cierta homogeneidad entre los videntes, el ser humano dependiendo del sexo, la edad y las condiciones físicas, percibe de maneras muy distintas un olor, un sabor o un toque manual, difícilmente se pueden fijar por un juez o un perito unas cualidades organolépticas fijas que puedan servir para alegar derechos de exclusividad frente a terceros hipotéticamente imitadores.

Incluso esos productos y, pongamos por ejemplo el de una determinada fresa salvaje, irán modificando su sabor con el tiempo hasta estropearse, por lo que tratar de mantener un derecho concreto de defensa frente a “usos similares de terceros” no sólo se torna complejo sino prácticamente inviable, dadas las mismas circunstancias de la naturaleza y las limitaciones del ser humano.

Y en cualquier caso y, desde el punto y hora de que un sabor, un gusto o un tacto no son representables gráficamente, hemos de concluir necesariamente en que la protección de una marca basada en la percepción de uno de estos sentidos, es jurídica y legalmente imposible.

Rafael Jiménez Díaz

FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS