EL USO DIVERGENTE DE LA MARCA
La razón de que se
permita usar la marca en forma divergente a la que aparece
registrada, radica en el hecho de que el signo marcario no puede ser algo
encorsetado y estático, sino dúctil y dinámico, pudiendo adaptarse al compás de
los cambios estéticos o artísticos que demanda la sociedad en cada momento
histórico.
Ahora bien, es preciso
señalar que este aggiornamento debe
estar sujeto a los siguientes límites:
i.
No altere los elementos significativos de la composición marcaria
en la forma en la que aparece registrada.
ii.
No entre en manifiesta
colisión con otro asiento registral generándose en el consumidor un riesgo de
confusión o asociación.
iii.
No
se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de una
marca anterior o sea perjudicial para la misma.
En efecto, aun cuando la
transformación de la naturaleza de una marca de naturaleza puramente
denominativa en una naturaleza figurativa es conceptualmente legítima al amparo
de la Letra a) del Art. 39 LM. Sin embargo, como quiera que el Ordenamiento no
puede tolerar derechos absolutos, ilimitados o incondicionados, este artículo
Art. 39 LM introduce ya un primer correctivo a esta fuerza expansiva o
centrífuga que posee el titular de un registro de marca, en la medida en que
condiciona esta facultad transformadora o modificativa a la conservación de la
fuerza distintiva del signo.
“El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no
alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma
bajo la cual se halla registrada”.
Así, a título de
ejemplo, piénsese en la afamada marca GAMBRINUS
de CRUZCAMPO. Desde su origen en 1926, sus rasgos principales no han variado a
lo largo de la historia, salvo quizá por el hecho de que el GAMBRINUS del Siglo
XXI es mucho más estilizado que sus antecesores debido a la necesidad de
adaptar este personaje a las modernas tendencias estéticas derivadas del
fomento de la salud:
Dicho de otro modo, aun
siendo en principio lícito el uso divergente de una marca registrada al amparo
de la Letra a) del Artículo 39 LM, el titular registral ha de respetar, sin
embargo, dos límites condicionantes:
(i)
Uno intrínseco, constituido por la conservación del
elemento nuclear que condensa la función distintiva de la marca registrada
cuando se opera su uso en el mercado; esto es, la función indicadora del origen
o procedencia empresarial del producto distinguido, toda vez que es ésta la
función principal de la marca, tal y como se indica en el Art. 4 LM.
(ii)
Uno extrínseco; y es el
que nos interesa en la presente demanda, que acontece cuando el uso divergente es deliberadamente
buscado para invadir la esfera distintiva de otro asiento registral previo que
goza de un alto grado de notoriedad en el mismo lugar donde ésta comercializa
sus productos, generándose un riesgo de
confusión o asociación, o un aprovechamiento desleal.
Sólo dentro de este eje de
coordenadas; constituido por los dos límites intrínsecos y extrínsecos, y aun
cuando el uso que se opere en el mercado sobrepuje y exceda al literal o
tabular, se estará haciendo un uso
legítimo del ius utendi; quizás
distinto, divergente o aggiornato,
pero no técnicamente incorrecto. Insistimos: sólo dentro de este sistema de geometría espacial podrá invocarse el antiguo aforismo “qui suo iure
utitur, neminem laedit”. De lo contrario, se estará haciendo un uso ultra vires del ius utendi.
La Sentencia de 29 de diciembre de
1995 de la célebre y altamente especializada Sección 15ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona, recaída en el Rollo 661/94 dimanante del juicio de
menor cuantía n.º 1392/92 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 9 de la Capital,
Sección integrada por los prestigiosos Magistrados, Ilmos. Sres. Ferrándiz
Gabriel; Gimeno Bayón-Cobos y Béjar García, toda vez que tuvo el indudable
acierto de señalar que el titular de
una marca que, al usarla en el mercado, sobrepase o exceda los límites
objetivos impuestos por los rasgos esenciales de su identidad invadiendo, a su
vez, los que son propios de una marca prioritaria en el mercado debe ser
sancionada:
“FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO
V.- Que es posible, en conclusión, que, el
titular de una marca, que, al usarla, sobrepase los límites objetivos impuestos
por los rasgos esenciales de su identidad, invada, a su vez, los que son
propios de una marca distinta y origine riesgo de confusión en el mercado sobre la procedencia de los productos
por ella identificados, o, incluso, que, sin lesionar derecho de marca alguno,
dañe el derecho básico de autoafirmación en el mercado de un competidor,
mediante actos de competencia desleal, en cuanto idóneos para crear confusión
con las prestaciones del mismo.
(…)
FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO
Conclusión II: permite valorar como
cabalmente correctas las afirmaciones en que el Sr. Juez ha basado su decisión,
no solo en plano puramente objetivo -<…la objeción viene de la circunstancia
de que dicha expresión gráfica viniera a adoptar la forma que, en definitiva,
adoptó, con la configuración de colores y realce del término coincidente y característico
del signo distintivo de la contraria>-, sino, también, en el subjetivo
-<tal coincidencia no puede obedecer al simple cálculo de probabilidades o a
la pura casualidad. Resulta mas verosímil pensar que hubo un propósito
deliberado de asemejarse al signo distintivo característico de la actora y que
venía siendo de amplio uso y difusión en el mercado internacional y en fase
creciente en nuestro país“.
Y en el mismo sentido, la
Sentencia n.º 506/2011 de 22 de
diciembre de 2011 de la misma Sección 15ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona ha tenido ocasión de precisar que la forma en la que se haya venido
utilizando su signo, sustancialmente distinta a como figura registrada, puede
considerarse reveladora de una auténtica intención defraudadora:
“C)
Opinión del tribunal
8.
También compartimos con la resolución recurrida que no resulta
relevante a estos efectos la forma en la que la demandada haya venido
utilizando su signo, sustancialmente distinta a como lo tenía registrado, salvo que
esa utilización, posterior al registro aunque próxima a él, pueda considerarse
reveladora de una intención de la parte de utilizarlo con la única finalidad de
justificar un uso confusorio de sus signos con los de
la actora”.
Pues
bien, el término “límites objetivos” felizmente
acuñado por la prestigiosa
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en la indicada Sentencia de
29 de diciembre de 1995 anteriormente referida, supone que la
marca no puede cruzar ciertas fronteras cuando su uso opera en el mercado, pues
la naturaleza congénita o inherente de la marca y la imposibilidad de invadir
la esfera de actuación de derechos prioritarios demanda sus propios fueros.
Recuérdese,
además, que según indican las Directrices de la OAMI la naturaleza inherente o “límites objetivos” de una marca
denominativa lleva aparejada un rosario de consecuencias jurídicas que
condicionan su contenido y alcance, por lo que al optar por solicitar una marca
de naturaleza puramente denominativa, debería de quedar inmediatamente sujeta,
por mor de la doctrina de los actos propios, a las condiciones jurídicas
inherentes a su libérrima elección y aparejarse a correr su misma suerte.
En
definitiva, una marca puede operar en el tráfico mercantil más allá de estos “límites objetivos” por lo que deambulará
fuera de las coordenadas u órbita de protección que le dispensa el ius
utendi de su asiento
registral, pues la
protección que ofrece el registro de una marca denominativa se aplica al
término formulado en la solicitud de registro y no a las características
gráficas o estilísticas particulares que podría poseer la marca.
En
términos de hipótesis dialéctica, piénsese que un tercero consiguiese acceder
al registro con el signo de naturaleza puramente denominativa “LECHERA”, para
reivindicar productos lácteos. Es decir, una pura denominación “LECHERA” en el
que no se reivindican formas ni colores determinados.
Pues
bien, aun siendo cierto que al amparo la Letra a) del Art. 39 LM, este nuevo titular
registral podría operar en el mercado valiéndose de una adaptación gráfica y
cromática de su marca puramente denominativa “LECHERA” bajo las siguientes
configuraciones estéticas o artísticas:
Lechera
Lechera La lechera
La lechera
La lechera
Sin embargo, no podría adoptar en el
mercado una apariencia estética idéntica o semejante a la afamada marca gráfica
de NESTLÉ, reproducida a continuación, ni indicar una conexión entre dichos bienes y el
titular de la marca o, en general, un uso que pudiese implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter
distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada por NESTLÉ.
De lo contrario, tal y como
señaló la Sentencia de la
prestigiosa Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 29 de
diciembre de 1995, citada
anteriormente, el eventual titular de la marca puramente denominativa “LECHERA”, estaría excediendo los “límites
objetivos” impuestos por los rasgos esenciales de su identidad registral,
invadiendo de suyo los que son propios de la marca prioritaria y notoria de
NESTLÉ y generando el consiguiente riesgo de confusión o asociación en el
mercado; indicándose una conexión o, en general, un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre
de dicha marca registrada por NESTLÉ.
En
definitiva, el ilícito marcario que se denuncia se construye desde una
perspectiva ultra activa, toda vez
que el demandado utiliza su signo registrado previo dilatándolo o extendiéndolo
posteriormente en el mercado más allá (ultra
vires) del sistema de coordenadas que le brinda su legítimo ius utendi.
En
este contexto, se aprecia una suerte de relación directamente proporcional entre el alejamiento o distanciamiento
de los “límites objetivos” respecto
del modo y manera en la que aparece registrada una marca y el debilitamiento de
la legitimidad jurídica.
Dicho
de otro modo, tanto más se enerva la protección del titular registral de una
marca denominativa cuanto ésta más se aleja, errática, de su inicial
configuración registral, invadiendo la esfera del ius excludendi de derechos anteriores con los que puede generar un
riesgo de confusión o asociación; una conexión entre dichos bienes o servicios y el
titular de la marca o, en general, cuando ese uso extravagante implica un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la
notoriedad o renombre de una marca anterior.
Es
éste, además, un criterio que si se analiza con la debida perspectiva histórica
siempre ha caracterizado al Derecho de marcas. No en vano el derecho subjetivo
tutelado por el sistema de marcas se ha nutrido paulatinamente de determinados
ilícitos concurrenciales relativos a los signos distintivos tras un proceso de
maduración más o menos largo en el seno de la normativa contra la competencia
desleal. Así se habría de explicar, por ejemplo, que hoy tenga cabida en el
sistema de marcas la protección reforzada de la marca notoria o renombrada más
allá de la regla de la especialidad.
Así
las cosas, la clave de sentido estriba en indagar si el uso que hace de una marca
responde a la fundada y legítima pretensión de actualizar la estética de la
marca respecto de la forma en la que aparece registrada al amparo de la Letra
a) del Art. 39 LM o si; antes al contrario, responde a fines espurios o
parasitarios propios del aprovechamiento indebido.
Ciertamente,
el lugar privilegiado que dentro del sistema legal ocupa el Art. 6.4 del Código
Civil; enmarcado en su Título Preliminar, permite extender su aplicación más
allá del ámbito puramente civil pues; como es sobradamente conocido, el Título
Preliminar regula de manera general los principios fundamentales del Derecho
Civil, por lo que esta categoría jurídica despliega idénticos efectos
invalidantes en todos los sectores del ordenamiento jurídico y sólo por
tradición histórica conserva en el Código Civil su encaje normativo.
Emilio Hidalgo
FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS
